IP实务谈 | 涉外案例分享——美国RR审查意见之产品和方法独权导致的单一性问题

话接上文(IP实务谈 | 涉外案例分享——美国RR审查意见之附图尺寸差异导致的单一性问题),在美国发明专利申请(UtilityPatentApplication)中,有一类独特的审查意见:RR审查意见(RestrictionRequirement),在实务中,遇到了一些典型案例,笔者将逐一对案情及对策进行分享,抛砖引玉,以求和同行一起讨论,共同进步。

产品和方法独权导致的单一性问题

在美国专利申请中,当审查员认为申请文件中包含了两个或更多独立且不相关的发明时,会发出限制性要求(RestrictionRequirement,RR)审查意见。这种情况通常出现在一个申请同时包含了产品独立权利要求和方法独立权利要求时。审查员会要求申请人选择其中一个进行答辩,因为他们认为这两类权利要求缺乏单一性。

如上所述,这类审查意见通常认为,产品(本案例中为电池充电器)和使用该产品的方法本案例中为充电方法是两个不同的发明。尽管两者在逻辑上相关,但在法律上,它们被视为可以独立申请专利的对象。而进一步地,审查员认为如果同时进行审查将带来沉重的检索负担,因此,审查员会要求申请人作出选择。

应对方案

面对这类审查意见,我们建议的应对策略是:
1.优先选择产品权利要求进行答辩
原因:根据经验,产品权利要求的授权成功率通常高于方法权利要求。此外,获得授权的产品专利在维权时也可能更为直接,因为侵权行为更容易被检测和举证。
2.保留未选权利要求
在答复中,明确表示保留未选择的方法权利要求。
申请人可以采取以下两种方式来保留这部分权利:
提交分案申请(Divisional Application):针对未选择的方法权利要求,在母案授权之前或之后提交一份分案申请。分案申请可以保留母案的申请日,从而确保在先权利。
提交续案申请(Continuation Application):如果母案被驳回,但你希望继续争取授权,可以提交续案申请。续案申请必须与母案具有相同的说明书和权利要求,并保留母案的申请日。
因此,在本次RR答辩中,我们选择了保留1-8的产品权利要求,withdraw了9-11的方法权利要求,并申明保留分案的权利:
经验总结

当一个专利申请中同时包含产品和方法独立权利要求,且面临单一性问题时,最有效的策略是:

1.选择产品权利要求:这不仅能提高授权的可能性,也为未来的专利实施和维权打下更坚实的基础。

2.保留方法权利要求:通过分案或续案申请,确保方法权利要求也能获得独立的审查机会,从而最大化专利保护范围。

通过这种策略,我们可以在一个申请中应对单一性问题,同时为后续获得更全面的专利布局做好准备。

作者简介

陈琴
君龙律师事务所  专利代理师、高级技术顾问、实习律师
  • 教育经历:吉林大学通信工程 硕士
  • 技术领域:通信领域、云计算领域、移动互联网、计算机软件
  • 曾担任华为技术有限公司 预研工程师、标准专利部的标准专利工程师
  • 深圳市软件工程师中级职称;12年行业研发及管理经验,涉及通信领域、云计算领域、移动互联网、计算机软件; 拥有作为第一发明人的发明专利6篇
  • 发表学术论文Spatial error concealment using optimized directional decision and extrapolation曾被国际会议采纳收录:VIE 2008. 5th International Conference
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