IP实务谈丨合法来源抗辩的主观要件

本案是侵害发明专利权纠纷案,案号是(2022)最高法知民终593号。本案的争议焦点之一是被诉侵权人的合法来源抗辩能否成立。涉及的相关案件事实,如下:

2016年7月6日,被诉侵权人的母公司与原告签订的《设备订购协议书》载明:供方联系人为何某(涉案专利发明人),设备名称为加热加压化成设备,型号为5V5A256CH;且被诉侵权人的母公司还与原告有其他多笔交易,单价220000元。

2019年5月16日,原审法院依原告的申请,对被诉侵权人住所地的型号为5V5A256CH、5V6A256CH的设备各一台采取查封、录像、拍照等方式进行了证据保全。被诉侵权人负责人黄某进在保全现场询问笔录中陈述:被诉侵权产品均为向涉案产品制造商购买。在涉案产品制造商与被诉侵权人2018年5月4日签订的关于被诉侵权产品的《设备订购协议书》中,何某(涉案专利发明人)则是涉案产品的制造商的签约代表,上述两款产品购买价格分别为123000元和125000元。

基于向涉案产品制造商采购被诉侵权产品的事实,被诉侵权人主张其使用的涉案产品具有合法来源,不应承担侵权赔偿责任。

对此,原审法院审查后认为,被诉侵权人在向涉案产品制造商购买被诉侵权产品之前,曾向原告购买到涉案专利产品5V5A256CH型号设备,当时代表原告与被诉侵权人签订《设备订购协议书》的正是涉案专利的发明人之一“何某”;在涉案产品制造商与被诉侵权人签订的关于被诉侵权产品的《设备订购协议书》中,何某则是涉案产品制造商的签约代表;被诉侵权产品与涉案专利产品的型号相同,且采用了与涉案专利完全相同的技术方案。可见,被诉侵权人知道或应当知道涉案专利的存在且被诉侵权产品系侵害涉案专利权的产品。被诉侵权人的合法来源抗辩不符合主观要件,依法不能成立。

二审最高人民法院知识产权法庭基本认可了原审法院的观点,并分析如下:

合法来源抗辩性质上属于专利侵权损害赔偿责任豁免的例外情形,其成立需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者、使用者无主观过错这一主观要件。被诉侵权人提出合法来源抗辩的,应当首先审查该主体是否守法规范经营、谨慎理性交易。

本案中,被诉侵权人曾向专利权人原告购买使用涉案技术制造的产品并且负有相关的保密义务,在原告任职的涉案专利发明人之一何某离职加入涉案产品制造商后,被诉侵权人通过何某以明显低于专利产品的价格向涉案产品制造商购买相同产品,其应当对产品权利瑕疵产生合理怀疑,进而具有更高的注意义务。但被诉侵权人未举证证明已审慎审查所售产品的权利瑕疵问题,故不应认定其无主观过错。关于被诉侵权人主张其系基于对何某的信任进行交易的抗辩理由,二审法院认为,涉案产品系工业产品,交易双方重点关注的因素通常是产品的功能、质量、价格等,而非纯粹依赖个人之间的信任关系。并且,被诉侵权人与原告于2018年1月8日签订的设备订购协议书中载明的原告联系人为肖某良,表明被诉侵权人在没有何某参与的情况下也与原告进行了交易,其主张的基于信任关系而向涉案产品制造商购买被诉侵权产品的理由显然难以成立。

综上,被诉侵权人作为理性的市场交易主体,在先期购买专利产品并负有保密义务的情况下,对于购买同类产品应当负有合理注意义务,但被诉侵权人并未善尽合理注意义务,不属于善意使用者,不符合合法来源抗辩的主观要件,其提出的合法来源抗辩不能成立。

是否守法规范经营和谨慎理性交易可以作为合法来源抗辩主观要件审查的重要考量因素。主张合法来源抗辩的使用者曾向权利人购买使用涉案技术制造的产品并且依约负有相关技术保密义务,后又于专利授权后以明显低于权利人专利产品售价的价格向他人购买相同产品的,其对产品的权利瑕疵负有更高的注意义务。使用者不能证明其已履行上述注意义务的,对其合法来源抗辩可不予支持。

 

在本案中,被诉侵权人被认定不符合合法来源抗辩主观要件,主要有两个瑕疵点,其一是涉案产品的单价相较于专利产品几乎接近半价,其二是被诉侵权人先向专利权人订购专利产品,后又向涉案专利发明人新入职的公司购买涉案产品。

本案告诫企业,在进行产品交易时应当尽到知识产权注意义务,应当具有基本知识产权认识,具备一定程度的知识产权保护意识。

由此引申出一个相关的专利法常识,即职务发明创造。《专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。这个规定是绝大多数专利申请人为单位的主要原因之一。

基于前述规定和本案例的案情,首先要求企业在采购相关产品时,应当留意交易相对方是否持有专利,涉案产品是否是专利产品或者经过专利权人许可的产品,以避免出现专利侵权情况;其次在相关技术人员或者交易代表发生人事变动后,再次向具备信任关系的相关人员购买相同产品时,应当考察新的相对主体所销售的产品是否为合法取得的、是否存在相关侵权情节或者侵权可能以及产品价格是否异常等情况。当存在相关异常情况时,应当以更加审慎的态度对新的交易主体加以考察,避免交易出现知识产权侵权,给自身带来不必要的损失。

 

执笔人:李立润,陈亚萍责编负责人:陈亚萍,成员:李立润案例来源:(2022)最高法知民终593号民事判决书

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实务小知识:合理注意义务的事实认定标准总结

主观过错标准在形形色色应用场景的适用中存在某些共性,从一些特定的因素中提炼相对固定的判断标准,可以总结出一些有益的经验,既是对注意义务标准在特定因素中的适用,也是对注意义务标准本身的细化。当然,这种总结是开放式的,以下结合司法实践列举一二。

1. 交易价格。价格作为商业主体最为关心的交易条件,是传递被诉侵权人主观心理的信号,合理的价格是完整交易链条的一个关键环节。被诉侵权产品是否具有合理价格是侵权判断最直接的因素。市场交易的本质是等价交换,没有支付合理的对价很可能证明该产品存在权利瑕疵。对于不合理的市场价格,商业主体应当保持合理怀疑和尽到审慎的注意义务。

2. 警告函。专利权人是否发送过侵权警告、警告的内容以及被诉侵权人接到警告后的行为及是否停止侵权等,可以作为认定主观过错的根据。

3. 产品标识。产品标识在专利法上具有特殊意义,如裁判中认定侵权产品上所示商标的权利人可以被合理地推定为侵权产品的制造者。合法来源抗辩本身即植根于信赖利益保护,产品标识与产品价格一样都是市场的信号,让一般市场交易主体产生合理信赖。因此,产品标识具有一定的指向作用,可以反映被诉侵权人的主观状态。“三无产品”与销售者存在主观过错并不具有一一对应的关系,但提高了对销售者的注意义务要求,本质上仍应回归是否符合一般交易习惯的判断。

参考文献:徐卓斌.专利侵权纠纷中合法来源抗辩的主观要件[J].法律适用,2022(12):96-106.