本案是一起专利权宣告无效后返还费用纠纷案，案号是（2021）最高法知民终1986号。
《专利法》第四十七条规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”
在本案中，国家知识产权局于2019年4月3日针对涉案专利作出了无效宣告审查决定书（以下称被诉决定），宣告涉案专利权全部无效。2020年9月14日，对于被诉决定的行政诉讼案件，二审最高人民法院作出判决，维持了被诉决定。至此，被诉决定生效，根据《专利法》第四十七条规定涉案专利权自始无效。
在前案专利侵权纠纷案件中，专利权人尚某与被诉侵权人浩千厂在审理过程中经原审法院主持调解，当事人自愿达成调解协议，双方约定如下：浩千厂支付尚某涉案专利许可使用费22万元；尚某许可浩千厂在2018年11月16日至2020年12月31日期间，使用涉案专利生产同类型的产品。专利许可使用费于2018年11月16日支付12万元，于2019年8月10日前支付10万元。调解协议由法院确认，出具民事调解书。调解协议签订同日，浩千厂依据前述调解协议的约定，通过银行转账方式支付给尚某涉案专利许可使用费12万元。2019年8月10日，浩千厂未按上述调解协议的约定支付10万元尾款（此时国家知识产权局已经就涉案专利作出了无效决定）。
浩千厂基于被诉决定以及专利法第四十七条之规定，向原审法院起诉，请求判令尚某返还浩千厂支付的专利许可使用费12万元及占用前述费用所产生的利息。
原审法院审理后认为，被诉决定的决定日为2019年4月3日，该决定在行政诉讼程序中得到维持，并已发生法律效力。涉案调解书记载浩千厂履行完毕日为2019年8月10日，且在该日前其亦未按上述调解协议的约定支付余下的涉案专利许可使用费10万元给尚某，可以确定浩千厂属于在宣告涉案专利权无效前人民法院作出的专利侵权调解书并未履行完毕的情形。基于此，涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚某因涉案调解书的履行而获得的专利许可使用费12万元，应予如数返还给浩千厂。至于浩千厂请求尚某支付该款项的利息无事实基础和法律依据，原审法院不予支持。
专利权人尚某对一审判决不服，提起上诉。尚某认为，原审判决认定涉案调解书未履行完毕，系对调解书与专利许可协议法律性质的混淆。尚某因涉案调解书的履行而获得的12万元在涉案专利权被宣告无效前已经履行完毕，故不应返还给浩千厂。
二审中，最高人民法院进一步查明，涉案调解书所确定的总金额为22万元的许可费用低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决所确定的经济损失为30万元左右的赔偿金额。本案二审的争议焦点问题是：尚某是否应当返还浩千厂专利许可使用费。依据专利法第四十七条的规定，前述焦点问题可以分为两个具体问题：一是涉案专利权无效决定对涉案调解书已经履行的部分是否具有追溯力；二是如果没有追溯力，浩千厂是否可以根据专利权人恶意给其造成损失或者违反公平原则为由主张返还。
（一）关于涉案专利权无效决定对涉案调解书已经履行的部分是否具有追溯力
二审法院认为，专利法第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。基于专利的特殊性和维护社会经济秩序的需要，该款中“已执行”“已经履行或者强制执行”的法律文书或者合同，在该法律文书或者合同的执行或者履行内容具有可分性或者阶段性时，不仅包括已经全部执行或者履行的法律文书或者合同，还包括已经执行或者履行的法律文书或者合同部分。因此，宣告专利权无效的决定对已经履行或执行的判决、调解书以及合同部分，同样不具有追溯力。具体到本案，涉案调解书是对尚某与浩千厂在侵害发明专利权纠纷案中双方自愿达成的以专利许可使用为形式的和解协议的确认，该协议约定了分期履行义务，其中第一期款项于2018年10月31日已经履行完毕，该部分的履行时间在涉案专利被宣告无效决定日（2019年4月3日）前，该无效决定对已经履行的部分没有追溯力。原审法院对此认定有误，二审法院予以纠正。
（二）关于浩千厂是否可以根据专利权人恶意给其造成损失或者违反公平原则为由主张返还
二审法院认为，专利法第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，则属于该款中“专利权人的恶意”。具体到本案，首先，涉案专利系经过实质审查的发明专利，不存在明显不具备专利性的情形，也无证据证明尚某存在故意规避法律或者以不正当手段获得专利权的行为；其次，虽然案外人是在涉案调解书生效日之前请求宣告涉案专利无效，但是，在双方达成和解协议之时无效宣告程序尚未进行实质审理，在浩千厂未提出质疑或问询的情况下，尚某对无效宣告请求的情况未进行主动说明，尚难认定构成恶意。因此，基于现有证据不能认定尚某存在恶意。浩千厂有关尚某存在恶意的主张，缺乏法律依据，二审法院不予支持。
专利法第四十七条第三款规定，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于该款中“明显违反公平原则”。当然，对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明。具体到本案，首先，根据在案材料可知，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，且浩千厂也未能举证证明该金额明显超出正常范围。其次，涉案调解书是在专利侵权纠纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元之比，相对于浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合理，不存在显失公平之情形。因此，尚某不返还浩千厂已经支付的12万元许可费不属于显失公平的情形。故浩千厂有关尚某不返还则明显违反公平原则的主张，缺乏事实基础，二审法院不予支持。
综上所述，尚某的上诉请求成立，可予支持。一审法院适用法律错误，判决结果错误，应予纠正。
宣告专利权无效前已经支付的专利许可使用费与许可使用费总额之比，明显高于专利权被宣告无效前的许可期间与整个许可期限之比，当事人以不予返还明显违反公平原则为由请求返还的，人民法院可予支持。
根据《专利法》第四十七条规定，专利法中罗列了不具有追溯力的几种情形，包括：已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同。对于前述几种情形之外的其他情形，如当事人庭外和解达成和解协议等情形的，涉案专利被无效后对于未履行部分和已履行部分分别会产生什么影响，在专利法中并未作出明确规定。
对此，参考罗伟明法官所发表的期刊论文“宣告专利无效的决定对当事人已履行的和解协议不具有溯及力”，其中认为：专利法第四十七条第二款规定的立法目的，主要是维护专利制度的价值和社会经济秩序的稳定[1]。专利权人出于对专利制度的合理信赖，在专利权有效的状态下获得的利益，如果因为专利被无效而需悉数奉还，必然导致专利制度的运行受到冲击，严重打击专利权人专利申请和专利维权的积极性，不利于科技创新以及专利技术的使用和推广。故在《专利法》对于无效决定是否对和解协议具有追溯力未作出明文规定的情况下，司法层面更加倾向于比照《专利法》第四十七条第二款的规定，认为涉案专利被无效的，对在专利权被宣告无效前已经履行的和解协议不具有追溯力[2]。
《专利法》第四十七条还规定了关于“因专利权人的恶意给他人造成的损失”和“显失公平原则”的返还规定。前者与专利恶意维权诉讼相类似，要求主张该理由的被诉侵权人证明，专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，在此不过多赘述。后者则要求，当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于该款中的“明显违反公平原则”情形。这两个规定属于前款追溯力的补充，其目的在于保护专利权相对人的合法权益。并且，后一款关于“显失公平”的规定，在本文介绍的判决中亦明确了基于“比例原则”的判断方式，对于已履行的部分与总金额的比值，明显高于专利无效前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则可以基于显失公平原则主张返还，以此既维护了专利制度运行的稳定性，也兼顾了社会公平正义。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2021）最高法知民终1986号民事判决书
文章属性：原创
参考文献：
[1]罗伟明.宣告专利无效的决定对当事人已履行的和解协议不具有溯及力[J].人民司法,2012(24):92-96.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2012.24.026.
[2]（2010）苏知民终字第0170号民事判决书
实务小知识：
一、简述国内外专利效力否定制度[1]
1、中国的专利效力否定制度：行政单轨制。专利无效审查受理机构为国家知识产权局（国务院专利行政部），法院不对专利是否有效予以审查。
《中华人民共和国专利法（2020修正）》第四十五条自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。
2、美国的专利效力否定制度：行政与司法双轨制，即行政审査和司法审査并行。其中行政审査是指由美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，PTO）审査专利效力，包括单方再审（Ex Parte Reexamination）、多方复议（Inter Partes Review）以及授权后复议（Post Grant Review）等多种审查模式，司法审查则主要指由法院审理的专利无效诉讼。
3、日本的专利效力否定制度：行政单轨制转变为行政与司法双轨制。2004年日本专利法修订前，仅能由日本特许厅（JPO）有权对专利效力做出决定，修法后，新规定了当然无效抗辩制度，即在专利侵权诉讼中，法院若有理由相信特许厅会判定涉案专利无效，就可以直接否定该专利效力。
4、德国的专利效力否定制度：司法单轨制。德国的专利法院拥有自己独立的审判体系并设置了专门的无效审理庭，专门负责处理专利无效诉讼案件。
二、专利权人针对宣告专利权全部无效的决定提起诉讼，那么在诉讼期间，涉案专利的年费是否还要继续缴纳？[2]
宣告专利权全部无效的决定作出之后，针对该决定的法定诉讼程序结束之前，专利权人仍需缴纳年费；而在经过法定程序确认了无效宣告决定的效力之后，专利权人可以请求退还无效宣告决定日所在专利年度之后的年费。
宣告专利权全部无效的决定作出之后，专利法第四十七条中所规定“视为自始即不存在”这一法律内容，在经过法定期间或者法定程序确认之前（专利法第四十六条中所规定的“自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”），对于专利权人而言并没有生效，即专利法第四十三条中所规定的年费缴纳义务并没有免除；如果专利权人不按照规定继续缴纳年费，涉案专利权将依据专利法第四十四条的规定在期限届满前终止。
相关案例：（2019）京73行初9951号、（2020）最高法知行终294号、（2015）一中行初字第1604号。
参考文献：
[1]张浩然.专利无效决定溯及力制度检讨与重构——基于最高人民法院适用《专利法》第47条案例群的分析[J].法律适用,2020(18):70-82.
[2]国家知识产权局官网，常见问题板块，专利权人针对宣告专利权全部无效的决定提起诉讼，那么在诉讼期间，涉案专利的年费是否还要继续缴纳？（扫描下方二维码访问国家知识产权局原文）
