君龙IP实务谈丨商业方法的可专利性认定

        本案为发明专利申请驳回复审行政纠纷案,案号是(2021)最高法知行终382号。涉案专利申请为西门子公司的PCT专利申请“针对处理对象的处理步骤的开启”,专利申请号为“201580083272.5”。国家知识产权局2019年2月2日作出了驳回决定,主要理由包括:本申请权利要求1-15不符合2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二条第二款的规定。

        本申请权利要求1-15篇幅过长,不便全文引述,此处仅提供本申请权利要求1如下:

        “1. 一种用于开启针对具有所分派的存款(B)的处理对象的处理步骤的方法,所述方法具有如下步骤:

        – 借助于所述处理对象与控制单元和/或生产单元的接口发送所述处理对象的处理步骤询问(12),以接收到所述处理对象针对所述处理步骤的出价,其中所述出价是被分派给所述处理对象的存款(B)的部分金额;

        – 借助于处理器来确定可用性结果(20),其中所述可用性结果依据所述出价并且依据适合于执行所述处理步骤的生产单元的报价(10)来确定;

        – 如果所述可用性结果表明可用性,那么在所述处理对象的处理步骤询问的情况下凭借使所述存款(B)减少所述出价来开启(21)所述处理步骤。”

        经复审审查,国家知识产权局依然维持于2019年2月2日对本申请作出的驳回决定。

        西门子公司不服,向一审法院提起诉讼,请求撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出审查决定。西门子公司认为:本申请所提供的技术方案实际上是为了解决传统的生产线中处理对象(工件)在某些情况下可能无限度消耗生产资源(加工步骤)的问题。虽然权利要求中,提及了“出价询问”、“确定可用性”等步骤,但最终是为了向工件预先分派生产预算、根据询问结果减少工件所存储的预算额度等。考虑本申请权利要求的整体特征,其数据处理过程符合物理规律,不是主观的思维过程。

        对此,一审法院认为,虽然本申请权利要求其处理步骤涉及对处理器、生产单元等硬件设备的调用,也涉及对生产授权开启的处理步骤,但其核心本质在于基于交易方法和交易规则来确定后续的生产开启。本申请对于生产单元等公知设备没有带来硬件上的改变,也未对生产流程带来任何技术上的改进。本申请仅基于经济规律支配的生产管理方案,解决如何根据拍卖结果管理生产资源的问题,前述问题并不是技术问题,所采用的解决方案本身是利用计算机执行人为设定的生产管理方式,不受自然规律约束,未采用技术手段。故,一审法院认可国家知识产权局的复审决定,驳回了西门子公司的诉讼请求。

        西门子公司不服一审法院判决,向最高院提起上诉。西门子公司二审上诉理由与一审起诉的理由大致相当。

        二审最高人民法院知识产权法庭认为,对于本申请的技术方案,总体上是人为制定的规则,而不是受自然规律约束或者与自然规律建立联系的技术方案。本申请权利要求不符合专利法第二条第二款的规定,并不是如西门子公司所提出的“仅仅因为其中包含的非技术性内容就否定整个方案的技术性”,而是因为从整体上而言本申请权利要求的方案所采用的手段集合与要解决的问题之间体现的是按照人为制定的规则关系。故二审最高院依然维持了一审判决,驳回了西门子公司的上诉请求。

        判断一项涉及商业方法的解决方案是否构成专利法意义上的技术方案,应当整体考虑权利要求限定的全部内容,从方案所解决的是否是技术问题、方案是否通过实现特定技术效果来解决问题、方案中手段的集合是依靠自然规律还是人为设定的规则获得足以解决问题的效果等方面综合评估。

        结合了计算机数据处理过程的商业方法构成的技术方案,在判断是否是专利法保护客体的问题上带有一定的迷惑性。迷惑性在于,方案结合了计算机数据处理过程后,必然包含了对计算机内部对象或者外部对象的处理,使其表象上看起来与数据流转、数据处理产生了一定关联,似乎是利用了自然规律或者与自然规律存在关联。

        然而,利用计算机对计算机外部或内部对象进行处理,并不必然是对自然规律的利用、或者受到自然规律的约束。例如,利用计算机根据人为制定的规则进行数据处理,其数据处理过程本质上是对人为制定规则的再现,以人的意志为转移,受到人为设定的约束。在本案中,根据可用性结果、存款金额以及拍卖出价情况等来调控生产资源,其方案整体底层原理是建立在人为规定的生产规则上的,该方案是根据人的生产经验、管理经验所设定的规则,再利用计算机程序使该管理控制过程数字化、自动化。前述方案计算机程序化后的执行过程本质上是对人为制定规则的再现,虽然涉及了数据的流转或者数据处理过程,但是该数据处理过程并不是根据自然规律进行的,由于本申请权利要求所请求保护的技术方案不是依赖自然规律进行的,不构成专利法意义上的技术方案,因此本申请权利要求不符合专利法第二条第二款的规定,不属于专利法所保护的客体。

        判断一个技术方案是否是专利法意义上的技术方案,应当从所解决的问题是否为技术问题、解决问题的手段是否依赖于自然规律来实现预期的技术效果进行综合评估。对于涉及人为规则的技术方案,可以考虑除去人为设定的规则要素后,该技术方案是否还能够解决申请人所声称的技术问题,若不能解决相应的技术问题,则可以认定技术方案是依赖于人为制定的规则实施的,不属于专利法保护的客体。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2021)最高法知行终382号行政判决书

参考文献:

[1]陈巧艳,杨潇.商业方法领域客体判断中的常见难点分析[J].中国发明与专利,2020,17(S2):102-106.

文章属性:原创

实务小知识:关于商业方法的小知识

1、商业方法本质上是一种依托计算机行业技术而存在的一整套的方法技术,但是从专利法的角度,除了创新性和独特性,商业方法的特征还包括以下几点:

第一,抽象性较大,商业方法的产生本身是依靠一定的思想,结合其他技术成为一套方法,其自身不直接表现为一定的实物或者有形产品,因此难以认定。

第二,以商业领域为主,区分传统的发明创造,商业方法主要是服务于一定的商业模式的。

第三,依赖于其他技术、方法或者设备,商业方法本身是一种创造,但是需要依靠其他行业才能具体体现,通常是计算机硬件或者软件等。

2、【背景】2017年3月1日,国家知识产权局发布了《关于修改<专利审查指南>的决定》,将自2017年4月1日起施行修改后的《专利审查指南》。其中,在《专利审查指南》第二部分第一章“关于不授予专利权的申请”第4.2节之(2)“关于既包含智力活动的规则和方法的内容又包含技术特征的权利要求”之后新增一段内容,具体为“【例如】涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”

我国在专利法立法之初就限定了发明和实用新型专利的保护客体是一种技术方案,不含商业方法。

自国家知识产权局2004年颁布的《商业方法相关发明专利审查规则(试行)》(已于2008年废止)之后,2017年审查指南的修改,再次在专利申请制度中出现对商业方法相关专利的申请规则。

该部分的修改适应了社会发展的情况,为具有商业方法的相关发明创造提供了专利保护的可能,但具体是否能够得到专利保护需个案基于技术方案综合判断。

参考:

[1]鱼冰,李晓阳,张博.浅析涉及商业方法专利申请的审查[J].中国发明与专利,2017,14(S1):142-147.

[2]胡紫阳,吴丙富.我国商业方法专利申请现状及分析[J].中国商论,2021,No.835(12):109-112.DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2021.12.109.

[3]陈巧艳,杨潇.商业方法领域客体判断中的常见难点分析[J].中国发明与专利,2020,17(S2):102-106.