本案是一起侵害发明专利权纠纷案，案号是（2020）最高法知民终1696号，涉案专利的专利号为ZL 200410049491.5，名称为“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”。涉案专利系行业标准《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩缝装置》（JT/T723-2008）（以下简称涉案标准）的标准必要专利，涉案标准引言部分充分公示了标准所必需专利的相关信息及专利权人的联系方式，同时专利权人主动说明愿意在公平、合理、无歧视的条件下进行专利实施许可谈判。
专利权人徐某及其任法定代表人的涉案专利独占被许可人L公司认为，Y公司在平赞高速公路工程中，使用了D公司按照上述标准制造并销售的伸缩缝装置，两公司构成对涉案专利权的侵害，遂向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼，请求判令两公司停止侵害并共同赔偿损失及维权合理开支300万元。
一审法院认定，徐某作为专利权人承诺愿在合理和非歧视的条款和条件下与申请人进行专利实施许可谈判，却又于2017年9月30日与L公司签订了独占许可使用合同，其行为违反了标准必要专利所要求的公平、合理、无歧视的许可义务；另外徐某、L公司也未提交有关证据证明其在发现Y公司、D公司侵害涉案专利权后曾与Y公司、D公司进行沟通或通知侵权情况，故应认为徐某、L公司在履行公平、合理、无歧视的许可义务时存在明显过错，而D公司在原审庭审中明确表示愿意与徐某、L公司进行许可谈判，不存在明显过错。因此，对徐某、L公司关于判令Y公司、D公司立即停止制造、销售、使用被诉侵权产品的诉讼请求，不予支持。D公司、Y公司侵害涉案专利权，判决D公司赔偿经济损失及维权合理开支10万元。
对于一审判决，D公司、徐某、L公司不服一审判决，提起上诉。
专利权方徐某、L公司认为：各方未能进行许可协商谈判，是D公司、Y公司的过错所致，徐某的专利许可行为未违反公平、合理、无歧视的许可义务，虽然徐某和L公司之间签订了独占许可合同，但该合同是按照普通许可执行的，2007年后徐某仍然向其他实施申请人进行了许可。徐某与每个实施申请人都是通过协商谈判达成许可合同，收取的许可费用也是合理的，并不存在刻意打压某家厂商，或者恶意收取比标准制定之前更高许可费的行为。因此，徐某履行了在涉案标准中公平、合理、无歧视的承诺，并不存在过错。故应当认定D公司、Y公司侵害涉案专利的专利权，应当承担停止侵权和侵权赔偿责任。
被诉侵权方D公司认为：涉案专利已列入涉案标准，D公司是按标准进行制造。根据徐某、L公司的承诺，本案不涉及侵权问题，仅涉及专利许可使用费的问题。D公司同意参照其他实施本标准的厂家支付相应的专利许可使用费，也愿意与徐某、L公司在公平、合理、无歧视的原则下进行协商。
在二审中，关于D公司的行为是否构成侵权，以及如构成侵权，D公司是否应当停止侵害的争议焦点，二审法院认为：涉案专利为行业推荐性标准的必要专利，涉案标准文件的引言部分对于必要专利进行了明示，一般情况下，可以直接认定实施涉案标准的人对于必要专利的存在构成明知或应知。涉案标准明示了所涉必要专利的信息，并承诺符合该标准时可以使用涉案专利的内容，专利持有人愿意同任何申请人在合理和非歧视的条款和条件下，就使用授权许可进行谈判。在此情况下，实施者要实施必要专利的，应当主动与专利权人协商确定合理的实施许可费。实施者未与专利权人协商，仅以实施必要专利无需取得许可为由抗辩不构成侵犯专利权的，不应予以支持。故D公司未经许可，制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了徐某的涉案专利权，应当承担相应的侵权责任。
关于徐某与L公司签订的零元使用费的独占许可使用合同，二审法院认为，根据L公司的登记信息，徐某既是L公司的法定代表人，又是L公司的股东和实际控制人，徐某基于其上述身份，免费将涉案专利独占许可给L公司，属于正常的商业安排，且并不影响关于专利许可的商业谈判，不构成对于其他专利实施人的价格歧视。徐某、L公司在发现D公司实施涉案专利后主动向其发出专利许可协商函，能够证明其具有善意许可的意思并采取了相应行动。并且，根据L公司与他人就涉案专利签订的实施许可合同，大多数按照合同总价的20%、个别按照2020元/米收取许可使用费的标准基本一致，并未违反公平、合理、无歧视的许可义务。原审法院认为徐某违反标准必要专利所要求的公平、合理、无歧视的许可义务，进而认定其存在过错，该认定存在不当，应予纠正。
本案中，涉案标准已经明示了所涉必要专利的信息以及专利权人徐某就涉案专利的授权许可进行谈判的意愿，并公示了专利权人姓名及联系方式。任何实施涉案标准的人，均应知悉涉案标准包括涉案专利技术方案，并有途径与专利权人就专利许可使用费进行协商。特别是，D公司作为伸缩缝装置的制造者，在收到涉案专利权人发出的专利许可协商函后，对于涉案专利为标准必要专利以及其制造、销售伸缩缝装置系实施涉案专利的行为不可能不清楚，其非但没有主动寻求专利许可，在收到告知函后仍不与专利权人协商，反而在未经许可的情况下，径行在之后的工程中再次实施涉案专利，存在明显的主观过错。
综上，二审最高院认为，涉案标准为行业推荐性标准，所涉标准必要专利存在替代性技术方案，D公司对未与涉案专利权利人就专利实施许可条件进行协商存在明显过错，徐某、L公司没有违反公平、合理、无歧视的许可义务，根据法律规定，D公司应当承担停止侵害并赔偿损失的侵权责任。
本案二审在认定标准必要专利权人不存在过错、专利实施人存在明显过错的基础上，全额支持权利人的赔偿主张，明确标准必要专利侵权案件中确定损害赔偿责任时应当重点考虑当事人过错，凸显保护善意行为人的司法政策导向。
本案入选了“最高人民法院知识产权法庭典型案例（2022）”，在涉及标准必要专利的案件审理中，法院充分考虑了涉案各方的过错情况，以此判定被诉侵权人是否需要承担停止侵权的责任。
与本案相类似的，在“最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2022）”中，也提及了“标准必要专利侵权案件中的禁令救济”，案号为（2022）最高法知民终817号，其裁判要旨指出“在标准必要专利侵权纠纷案件中，可以根据案件具体情况，对停止侵害判决附加条件。如，在判令标准必要专利实施者停止侵害的同时，可以给予其修改技术方案的合理宽限期，或者可以明确其停止侵害的义务至其实际支付充分的损害赔偿或符合FRAND原则的许可费时止”。
从上述法院官方发布的典型案例和裁判要旨可以看出，2022年法院正积极探索“标准必要专利侵权案件中的禁令救济”的司法实践路径，关于标准必要专利的正向专利劫持如何规制和避免，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条中有明确规定。但是，标准实施者实施反向劫持却很难规制。甚至，在高通诉魅族案中，高通公司需要通过“确认不垄断之诉”来确认自己的标准必要专利许可符合规定。前述“（2020）最高法知民终1696号”和“（2022）最高法知民终817号”为反制标准必要专利反向劫持进行了有益的探索，认可了标准必要专利禁令的可诉性，同时基于各方过错情况认定是否需要承担停止侵权具有积极正向意义，能够避免反向劫持的情况发生。
在本文所介绍的（2020）最高法知民终1696号案中，专利权人在参与制定涉案标准时，积极披露了标准涉及的专利情况，做出了同意许可的承诺，同时在标准中也明示了需要进行许可费用谈判。此种情况下，二审法院认为原告没有违反公平、合理、无歧视的许可义务，不存在过错。作为标准实施者，应当根据相关标准披露的信息积极联系专利权人，进行专利许可费用的谈判，而非在未经许可的情况下，径行实施涉案标准。
在专利权人不存在过错，而标准实施者明显存在过错，且涉案标准仅为推荐性标准，存在替代性技术的情况下，可以根据法律规定判令标准实施者承担停止侵害并赔偿损失的侵权责任。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2020）最高法知民终1696号民事判决书
文章属性：原创
实务小知识：关于标准必要专利的小常识
1、【专利权人过错判定】下列行为可以认定标准必要专利权人违反公平、合理、无歧视义务，存在明显过错：
（1）未向实施者发出谈判通知，或虽发出谈判通知，但未按照商业惯例和交易习惯列明所涉专利权的范围；
（2）在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息；
（3）未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；
（4）未在合理期限内作出答复；
（5）无正当理由阻碍或中断谈判；
（6）其他明显过错行为。
2、【实施者过错判定】下列行为可以认定实施者存在明显过错：
（1）拒绝接收标准必要专利权人的谈判通知，或收到谈判通知后未在合理时间内作出明确答复；
（2）无正当理由拒绝签订保密协议，导致无法继续谈判；
（3）未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复；
（4）收到标准必要专利权人许可条件后，未在合理期限内作出实质性答复；
（5）提出的实施条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；
（6）无正当理由拖延或拒绝进行许可谈判；
（7）其他明显过错行为。