君龙IP实务谈丨被诉侵权产品对应外观设计的评价报告在侵权判定中的参考意义

首发：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：瞿璨马守涛广东君龙律师事务所

“如果在后外观设计的评价报告中国家知识产权局（国知局）指出在后外观设计相较于涉案专利不构成近似，是否可据此认为被诉侵权产品相较于涉案专利不构成相同或近似，从而判定被诉侵权产品不落入涉案专利的保护范围？”

问题描述

在外观设计专利的侵权案件中，被诉侵权产品通常也具有对应的外观设计专利，若被诉侵权产品对应的外观设计在涉诉外观设计之前申请，则可以进行现有技术抗辩。若被诉侵权产品对应的外观设计在涉诉外观设计之后申请，根据法律规定在后专利权的授权不会降低专利产品本身的侵权风险，具体在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条中规定了“被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持”。

可见在一般情况下，在后外观设计对于被诉侵权产品的侵权判定毫无作用。但如果在后外观设计的评价报告中国家知识产权局（国知局）指出在后外观设计相较于涉案专利不构成近似，是否可据此认为被诉侵权产品相较于涉案专利不构成相同或近似，从而判定被诉侵权产品不落入涉案专利的保护范围？

实务案例

针对上述问题，笔者检索了相关案例。案例一中，法院未直接对上述问题进行评述，而是直接进行具体的侵权比对分析，比对结果与评价报告中的内容一致。案例二中，一审法院和二审法院都认可评价报告不能作为直接依据，但一审法院指出评价报告可作为参考。案例三中，原告主动针对上述问题，在被告提出评价报告后，利用涉案外观设计对被告的在后外观设计提了无效，并最终无效成功。通过无效来说明二外观设计无明显区别，继而说明被诉侵权产品与涉案外观设计相同或近似。

案例一：(2017)粤73民初2628号

被告答辩称，本案被诉产品已申请外观专利，我方当庭提交了专利评价报告，上面的对比文件就是本案专利与我方专利进行比对，被诉产品不落入本案专利保护范围，不相同也不近似。该评价报告称：“从检索到的现有设计看，本专利产品整体以矩形板状较为常见，但是具体造型以及各面的形状以及其上的按钮、图案等局部设计往往存在不同，这些不同对产品外观设计的整体视觉效果更具有显著影响”。

法院并未对该问题予以评述，而是直接比较了被诉侵权设计和涉案专利的区别：被诉产品的提手为整个方形，案涉专利提手上方有一缺口设计；被诉产品的电源开关较大，位于面板的中上部，案涉专利电源开关比例较小，位于面板上方提手处；被诉产品的装饰暗纹在主视图的右下方，案涉专利的斜纹在主视图的左下方；被诉产品的面板底部有凹槽设计，案涉专利没有；SD卡插口与其他插口的位置不同，被诉产品的SD卡插口在其他插口的下方，案涉专利SD卡插口位于其他插口的左边。法院认为，被诉产品与案涉专利的上述差异已在视觉效果上构成实质性差异，被诉产品不落入案涉专利保护范围。

案例二：(2018)粤民终2240号

被告提交了国家知识产权局作出的外观设计专利权评价报告，初步结论为上述专利的全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。其中的对比设计7为本案专利。

一审法院对该问题评述：上述专利权评价报告作为证据，其比对的结论虽可作为本案的参考，但不必然作为本案判断被诉侵权设计与本案专利设计是否构成相似的依据，亦不能以此对抗一审法院依法作出的认定结论。

二审法院对该问题评述：该外观设计专利权评价报告中关于该专利与本案专利的比对结论并非本案判定被诉侵权设计是否落入本案专利权保护范围的直接依据。

案例三：(2022)渝民终403号

被告在二审时提交新的证据，被控侵权产品使用的包装桶有自己的外观设计专利，国家知识产权局的外观设计专利权评价报告将该专利与金羚羊公司授权外观设计进行了比对并评价两者存在显著差异。

原告答辩称崇望勋衔公司所称的外观设计专利已于2022年3月1日被国家知识产权局第54333号无效宣告请求决定书宣告无效，该决定书依据的比对设计即为金羚羊公司授权外观设计，结论认为二者不存在明显区别。

二审法院认为：崇望勋衔公司抗辩称被控侵权产品包装桶使用的是专利号为ZL201930624639.0的外观设计专利，但该外观设计专利权已被宣告无效，且在无效宣告中所依据的现有设计是涉案外观专利，故崇望勋衔公司以此提出被控侵权产品与涉案外观设计不近似的上诉理由不能成立。

法律适用

对上述问题的讨论涉及到国知局的授权标准与法院的侵权标准的异同研究。

一、规定授权标准的法律法规

1.《中华人民共和国专利法》第二十三条第一款规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。”

2.《中华人民共和国专利法》第二十三条第二款规定：“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”

根据专利法的规定，外观设计的授权标准包括：（1）不属于现有设计；（2）与现有设计或现有设计组合相比，应当具有明显区别。关于标准（1），《专利审查指南》中规定：“不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计”，相同是指全部外观设计要素相同，外观设计要素指形状、图案及颜色，实质相同是指区别仅在于：一般注意力不能察觉的局部、使用时不容易看到或看不到、该类产品的惯常设计、常规或重复排列、镜像对称。对于标准（2），《专利审查指南》中规定：不具有明显区别是指“一般消费者经过对涉案专利与现有设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响”。

二、规定侵权标准的法律法规

1.《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

2.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”

根据专利法及司法解释的规定，侵权标准包括：（1）相同或相近种类产品；（2）相同或近似的外观设计。具体来说，关于标准（1），《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定：“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。”关于标准（2），《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”

三、比对授权标准和侵权标准

比对上述授权标准和侵权标准，国知局的比较用词包括“相同”“实质相同”“明显区别”，法院的比较用词包括“相同或近似”。对于这些比较词汇的解释，可参考下表比对理解。

国知局	法院
相同是指全部外观设计要素相同，外观设计要素指形状、图案及颜色	人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。
实质相同是指区别仅在于：一般注意力不能察觉的局部、使用时不容易看到或看不到、该类产品的惯常设计、常规或重复排列、镜像对称。
不具有明显区别是指一般消费者经过对涉案专利与现有设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响

综上，国知局的授权标准中会考虑（1）设计要素的差异，设计要素是容易被直接观察到的位置；（2）整体视觉效果上有明显区别。法院的侵权标准会考虑：（1）整体视觉效果上是否有差异；（2）影响整体视觉效果的设计特征主要在于容易被观察到的部位，以及区别于现有设计的设计特征。比较看来，国知局和法院的判定标准本质上是相同的。

笔者观点

回到前面提出的问题，基于国家知识产权局和法院的判定标准本质上是相同的，笔者认为，在外观设计的侵权案件中，在后外观设计的评价报告对于被诉侵权产品和涉诉外观设计的侵权比对是有一定的参考意义，可以视情况被考虑。如案例二中所述，在后外观设计的评价报告中的比对结论可作为参考，但不应作为直接依据，法院的审判还是应当回归被诉侵权产品和涉诉外观设计本身的比对。

具体到诉讼实务中，法院当前的审判角度还是依据是否相同或近似的评判标准，不能直接将在后外观设计的评价报告中作为参考依据。并且目前大部分评价报告只有初步结论，没有给出具体说明和解释，或者说明和解释的内容没有详细的比对，在该情况下，其更不具有参考意义。因此被诉方在侵权比对中不应太过依赖该类评价报告。

作为被诉方，若在后外观设计的评价报告中给出具体说明和解释，可以结合评价报告中的比对内容，深度剖析被诉侵权产品与涉诉外观设计的明显区别，以进行抗辩。作为权利方，可以基于在后外观设计评价报告中说明和解释不充分，说明其不具有参考意义；同时结合设计要点、设计空间，可以说明被诉侵权产品与涉案专利的区别不易被观察、不明显，继而认为构成相同或相似；也可考虑如上述案例三，利用涉案专利对在后外观设计提起无效，以说明其相似性。

鉴于评价报告具有重要意义，且从评价报告本身的完整性和实用性的角度来看，国知局在评价报告中给出初步结论时，应当做出详细的说明和解释，以作为报告结论的有力支撑；对专利稳定性和侵权比对会更有参考意义，也更能发挥了评价报告的根本价值。同时，对该类产品创新设计方向有指导和参考作用，一定程度上也可以减少对评价报告的更正申请。