作者：陈亚萍 李立润
本案案号为：（2021）最高法知民终411号，是一起实用新型专利侵权纠纷案件，涉案专利是4554号实用新型专利，该实用新型专利有同日申请的发明专利。
2019年6月3日，国家知识产权局作出第40363号决定，宣告涉案专利权利要求1、引用权利要求1的权利要求4至5无效。并且，第40363号决定中认为，权利要求2限定了显影层、石粉混合层和磨砂层的位置关系以及连接方式，对于显影层的结构、组成，专利说明书第[0054]、[0057]-[0061]段公开了显影层的制作方法，没有在权利要求书中对这些内容进行限定并不会导致权利要求2保护范围不清楚。
本案主要的涉案权利要求为涉案专利公告文本的权利要求2和权利要求4，具体内容如下：
权利要求2：一种多功能塑料书写纸板，它是以塑料纸或塑料纸板为基料，其特征是：塑料纸或塑料纸板的一面或两面经过磨砂处理形成磨砂层，显影层与一面磨砂层粘接连接；显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接。
权利要求4为与权利要求2对应的一种书写文具，包括：书写单板、书写文件夹和书写卷轴中的任意一种。
同时，涉案专利的说明书第[0054]、[0057]-[0061]段中记载了如下内容：“显影层石粉目数为320目以上……显影层粘接剂采用建筑用103外墙防水胶；或103外墙防水胶，与976#外墙抗碱底涂料、屋面防晒防漏胶水、107建筑胶水、801超浓缩建筑胶水中的一种或几种混合。103外墙防水胶和混合胶的重量比例为：1：3-6；显影层中显影层粘接剂和石粉的重量比例为：1：0.5-1；显影层石粉目数为600目以上；显影层石粉采用2000目轻钙石粉、2000目硅石粉、2000目方解石粉、或600目瓷土粉”。
2017年7月11日，专利权人胡某委托代理人在“深圳市御某某笔墨商行”的1688网店以12.8元（含运费6元）公证购得被诉侵权产品，该店铺显示的主体信息为深圳市福田区御某某笔墨商行、经营者为吴某；该店铺卖家会员“御某某笔墨”的实名信息为岳某。
2019年9月16日，专利权人胡某诉岳某侵犯实用新型专利纠纷案件被原审法院立案受理。各方争议焦点在于“显影层”以及“显影层通过与一层或两层石粉混合层粘接后再与一面磨砂层粘接连接”的技术特征应当如何进行解释。
原告胡某认为，权利要求的解释应当以权利要求的记载为准，显影层是功能性表述，将说明书中记载的数值范围作为涉案专利权利要求的解释，并要求专利权人承担相应的举证责任，偏离了法律对于功能性特征等同判定的规则。
被告岳某则认为，被诉侵权产品上确实有一层石粉，但这是显影层上自带的石粉，而非显影层之外再与一层或者两层石粉混合的石粉。涉案专利限定了两次粘接的先后顺序，被诉侵权产品与之不同，不落入涉案专利权的保护范围。
原审法院认为，根据庭审演示情况，可以确认被诉侵权产品具有磨砂层，并且能够实现蘸水后显示面层痕迹，具备书写功能，具有能够显影的面层；被诉侵权产品各层之间结合紧密，在没有相反证据的情况下，应当认为其存在粘结剂。但被诉侵权产品显影面层是否通过一层或两层石粉混合层粘结后再与基料连接，以及被诉侵权产品的显影面层是否采用涉案专利显影层的组成方式，仅凭被诉侵权产品的现状无法确定。故，现有证据尚不足以证明被诉侵权产品包含涉案专利权利要求2、权利要求4记载的全部技术特征，原告胡某据此要求被告岳某承担侵权责任的主张，没有事实依据，不予支持。
原告胡某不服一审判决，遂向最高院提起上诉。
最高人民法院知识产权法庭认为，关于被诉侵权产品是否具备权利要求1中的“显影层”技术特征，根据专利法第二条第三款的规定，实用新型只保护产品的形状、构造或者其结合，产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状，产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。物质的组分、配方等不属于产品的构造，权利要求中不得包含有关组分或配方含量的限定，前述规定是指在专利授权确权中，针对实用新型新颖性、创造性评价时，对权利要求中物质的组分、配方等不属于产品的构造的内容不予考虑。但是，在侵权纠纷中，已经记载在权利要求中的有关物质的组分、配方等内容对该权利要求保护范围具有限定作用。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。是否为实现所称功能、效果不可缺少的技术特征，是判断说明书及附图记载的内容中有关技术特征具有限定作用的标准。实用新型专利中，功能性特征有关实施例中非形状、构造、或其结合的技术特征，如系实现所称功能、效果所不可缺少，仍构成对该功能性特征保护范围的限定。实用新型专利保护形状、构造或者其结合的专利类型定位，并不足以成为排除实现所称功能、效果不可缺少的实施例中非形状、构造、或其结合技术特征限定作用的充分理由。否则，反而会形成含有功能性特征的实用新型专利权利要求保护范围大于具有相同权利要求的发明专利保护范围的窘况。本案中，首先，从权利要求“显影层”技术特征文字描述看，“显影层”并非本领域专业术语，也未给出结构和组成等实质性技术信息，属于功能性描述，本领域技术人员仅通过阅读权利要求关于“显影层”及与之关联的“磨砂层”“石粉混合层”之间位置和连接关系，并不能确定实现上述“显影功能”的具体实施方式，据此，“显影层”属于功能性特征，原审中，原告胡某亦明确认可显影层为功能性特征，本院予以确认。其次，关于“显影层”技术特征的内容。涉案专利说明书给出四个具体实施例，并记载了涉案专利书写纸板的制作方法，其中第[0054]、[0057]-[0061]段详细说明了显影层的原料、配比等，权利人也主张以上述说明书的记载确定“显影层”技术特征的内容。据此，上述说明书的内容是实现显影功能不可缺少的技术特征，对权利要求保护范围具有限定作用。与之相比，被诉侵权产品的浅三色网格表面构成的显影层由粘接剂和石粉组成，但是，该粘接剂和石粉是否具有上述说明书所述“显影层”的具体实施方式及其等同的实施方式相同的技术特征，原告胡某并未予以证明，应当承担相应的不利后果。
实用新型专利中，说明书及附图所载、为实现功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征，均对该功能性特征具有实质限定作用，均构成功能性特征的内容，在侵权判定时均应予以考虑。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下称“《司法解释（二）》”）第八条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称“《解释》”）第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。
从上述规定可以看出，侵权判断中的“功能性特征”除了要满足是功能性描述的要求外，还要求本领域的技术人员无法从权利要求的记载直接、明确地确定实现相应功能或者效果的具体方式。例如，在（2016）闽民终877号“多功能榨汁机”案中提及的“设置在机身组件一端的驱动组件”功能性描述，就被法院认为属于本领域的公知常识，本领域的技术人员根据权利要求的记载能够直接、毫无疑义地确定相应的实施方式，因此不属于专利法意义上的功能性特征，不需要结合说明书和附图的记载进行解释。
在本案中，一方面权利人在无效审查程序中因说明书第[0054]、[0057]-[0061]段的记载，使得权利要求“显影层”的记载清楚、明确，符合专利法第二十六条的规定，进而使权利要求在无效程序中得以维持，因此根据禁止反悔原则，理应采用说明书所记载的相应内容对权利要求进行解释；另一方面，法院在对涉案权利要求进行解释时，认为仅凭本领域的公知常识并不能够知晓“显影层”的具体含义，因此认定了“显影层”属于专利法规定的“功能性特征”，进而使用说明书实施例的记载对涉案专利的权利要求保护范围进行了进一步限定。最高院知识产权法庭对涉案专利权利要求“显影层”的解释，一方面考虑了禁止反悔原则，避免权利人在无效程序和侵权程序中两头得利，损害公众利益；另一方面，最高院知识产权法庭还根据司法解释的规定对权利要求做出了合理的解释，明确了在侵权判定中，实用新型的功能性特征符合本领域技术人员无法从权利要求记载确定具体实施方式的，应当参考说明书和附图的记载对权利要求功能性特征作出进一步解释。
在实务中由于实用新型专利授权审查程序无需经过实审阶段，仅仅进行形式审查，这导致了多数情况下同日申请的实用新型专利权利要求所记载的保护范围大于发明专利权利要求所记载的保护范围。虽然，在审查程序中对于权利要求新颖性和创造性的判断中《审查指南》规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。但在专利侵权案件中，从《司法解释（二）》可以看出，对于技术特征是否为“功能性特征”专利侵权不是采用“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”直接进行判断的，《司法解释（二）》的但书部分将部分功能性限定排除在外，即“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的部分被认为不属于“功能性特征”，不适用功能性特征的相关解释方式。而对于功能性特征的解释，在《解释》中又要求“人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，显然在专利侵权判断中的“功能性特征”相较于专利审查程序中的“功能性限定”具有更严格的解释要求，除非权利要求所记载的功能性限定属于本领域的公知手段，否则相关的功能性特征是应当以说明书和附图记载进行解释和限制的。从而，通过对功能性特征一定程度的限制，使得专利权得到公平保护，也使社会公众对专利权的保护范围有稳定和可期待的预期。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2021）最高法知民终411号民事判决书
参考文献：
[1]蔡伟.侵犯专利权案件中对功能性特征的分析与认定[J].人民司法(案例),2017(23):98-101.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2017.23.022.
文章属性：原创
实务小知识：关于“功能性特征”
1、#定义#
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条：
功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
2、#背景#
在有的权利要求中，有些技术特征难以用结构特征表述，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当，而使用功能或者效果特征来限定发明。由于其字面含义本身较为宽泛，因此，应当结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同实施方式进行解释。这样，既可以给专利权人提供合理的保护，同时又能确保社会公众利益不受侵害。
3、#认定思路与方法#
3.1《解释》第4条规定：对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
3.2对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，在进行侵权比对时，不能简单地将能够实现该功能或者效果的所有技术方案均纳入专利权利要求的保护范围。正确的方法应当是结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容，在此基础上与被控侵权的技术特征进行比对。而权利要求书中虽然对某个技术特征进行功能性描述，但如果仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征并非功能性技术特征，不应通过说明书和附图描述的具体实施方式进行限定。
4、#易混淆概念#
功能性设计特征：功能性设计特征是指那些在该外观设计产品的一般消费者看来，由所要实现的特定功能唯一决定而并不考虑美学因素的设计特征；功能性设计特征的判断标准并不在于该设计特征是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性，而在于一般消费者看来该设计特征是否仅仅由特定功能所决定，从而不需要考虑该设计特征是否具有美感；功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果通常不具有显著影响；
功能性限定的技术特征：《审查指南》中提出的概念。功能性限定是指在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明。为了提高审查效率，对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。
参考：
[1]蔡伟.侵犯专利权案件中对功能性特征的分析与认定[J].人民司法(案例),2017(23):98-101.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2017.23.022.
[2]《最高人民法院司法观点集成(新编版)·知识产权卷I》