君龙IP实务谈丨存在多种使用环境时功能性特征内容的认定

作者:陈亚萍、李立润

【案情简介】

        本案的案号是(2019)最高法知民终409号,涉案专利为845.9号专利,专利名称为:“内外筒型自立式钢烟囱”,涉案的权利要求为权利要求1-2、4-5、7-10。本案争议焦点所涉及的具有多种使用环境的功能性特征所在的权利要求为权利要求1,具体内容如下:

        “1.一种内外筒型自立式钢烟囱,包括一碳钢外筒(1)、安装于碳钢外筒(1)内的不锈钢内筒(2),所述碳钢外筒(1)和不锈钢内筒(2)由若干分段组成,其特征在于:所述下段不锈钢内筒(201)底部通过加强件与下段碳钢外筒(101)固定连接;所述下段不锈钢内筒(201)顶部和中间段不锈钢内筒(202)顶部分别通过横向固定纵向滑动结构与碳钢外筒(1)连接;所述上段不锈钢内筒(203)顶部通过上限位结构与上段碳钢外筒(103)顶部连接;所述中间段不锈钢内筒(202)顶部设有中间限位结构;所述不锈钢内筒(2)分段之间通过活套法兰(14)连接。”

        针对上述权利要求,案件双方的争议焦点之一是“如何理解横向固定纵向滑动结构”,尤其是在不同的使用环境下如何理解横向固定纵向滑动结构,不同的使用环境下,横向固定纵向滑动结构有共性又有区别,如何看待共性与区别。

专利权人A公司认为,被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。

        而被诉侵权人X公司则认为,涉案侵权产品关于中段的三长三短六个梯形部件,该部件并非涉案专利的横向固定纵向滑动结构,既不具备前述“横向固定纵向滑动结构”,即与涉案专利权利要求所限定的保护范围存在区别技术特征,因此根据全面覆盖原则,被诉侵权产品不侵犯涉案专利的专利权。

        这里我们可以回看一下涉案专利的权利要求1,看看关于“横向固定纵向滑动结构”技术特征的具体内容,参见说明书附图3、4以及说明书[0028]段。“所述下段不锈钢内筒201顶部、中间段不锈钢内筒202顶部分别通过横向固定纵向滑动结构与碳钢外筒1连接;所述横向固定纵向滑动结构包括与碳钢外筒1水平固定连接的套筒固定板5,所述套筒固定板5上装有两个滑动套筒6,所述滑动套筒6分别套设在与之对应的不锈钢内筒2外面,设在小直径不锈钢内筒2外的滑动套筒6内壁上均布有四个滑动支点7,设在大直径不锈钢内筒2外的滑动套筒6内壁上均布有六个滑动支点7,所述不锈钢内筒2可以沿滑动支点7自由滑落”。

(涉案专利 说明书附图4)

        原审法院认为该技术特征为功能性限定的技术特征,且本领域普通技术人员通过阅读权利要求1无法与某个具体的实施方式相联系,故该技术特征的具体内容也应当结合说明书和附图的具体实施方式及其等同的实施方式予以确定。根据涉案专利说明书[0009]段内容,涉案专利的“横向固定纵向滑动结构”必须实现将内筒与外筒连接、使内筒在外筒内部的位置限定,达到内筒不晃动、纵向可滑动从而便于安装的技术效果,而说明书所列实施例以及说明书附图则披露了以套筒固定板装上滑动套筒、滑动套筒内壁均布滑动支点的结构来实现说明书所称内筒不晃动、纵向可滑动的技术效果。而被诉侵权产品设置的六个梯形部件与外筒之间不固定连接,尤其是其中三个带有螺丝孔的梯形部件,当其螺丝拧紧抵在支撑板之后,这三个梯形部件通过螺丝、支撑板实现内筒与外筒连接,即以梯形部件加螺丝加支撑板实现内筒与外筒连接以及内筒纵向滑动、横向限位、不晃动的技术功能和效果。并认为,上述梯形部件、螺丝和支撑板相配合的结构,与涉案专利说明书中的套筒固定板装上滑动套筒、滑动套筒内壁均布滑动支点的结构明显不同,不属于相同技术手段,也不属于本领域技术人员无需创造性劳动即可以联想到的替代性技术手段。故本案下段内筒及中段内筒均不存在与涉案专利相同或等同的“横向固定纵向滑动结构”。

        而二审法院(最高院)则认为:首先,从说明书及附图来看,在双内筒情形下,“横向固定纵向滑动结构”主要通过“滑动套筒”“套筒固定板”“若干滑动支点”以及该三者之间的相应位置和连接关系来实现内筒横向不晃动、纵向可滑动的功能。并且,本领域普通技术人员在阅读上述实施例后,可明确知晓“滑动支点”系实现该横向固定纵向滑动功能效果的基本特征;而在双内筒烟囱的使用环境下,“滑动支点”的固定定位是需解决的技术问题,涉案专利通过将“滑动支点”与“滑动套筒”“套筒固定板”及“外筒”的固定连接实现了“滑动支点”在双内筒环境下的固定定位,“滑动套筒”“套筒固定板”作为适应特定使用环境的适应性特征起到了固定连接“滑动支点”的作用。其次,涉案专利权利要求1并未限定“横向固定纵向滑动结构”仅适用于双内筒式烟囱,且根据涉案专利权利要求10及说明书[0034]段的记载,该技术方案同样适用于单内筒式。因此,在不同的使用环境下,即在涉案专利说明书并未直接记载单内筒实施方式的情况下,本领域普通技术人员在阅读说明书及其附图记载的相对复杂的双内筒实施方式后,基于对权利要求及说明书的理解,根据公知常识和常规技术手段对“横向固定纵向滑动结构”特征中基本特征与适应性特征的分解,并认为双内筒环境下所需的“滑动套筒”与“套筒固定板”该两项适应特定使用环境的特征,在单内筒情况下,并非必备技术特征。最终认定,涉案产品设有的上述长梯形部件均布于内筒外壁,相当于涉案专利的“滑动支点”,与套设于内筒外面的外筒相配合,可以保证内筒横向不晃动、纵向可滑动。该单内筒实施方式属于本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求书和说明书及其附图所记载的实施例后很容易获得的,构成相同的技术特征。

【裁判要旨】

         在专利技术方案存在多种使用环境的情况下,结合说明书记载的具体实施方式确定功能性特征的内容时,应当从本领域技术人员角度,区分具体实施方式中为实现该功能性特征限定的功能或者效果不可缺少的技术特征和因使用环境不同而产生的适应性技术特征,适应性技术特征通常并不属于功能性特征的内容。

【观点】

      本案“横向固定纵向滑动结构”被认定为功能性技术特征,各方无争议,均认为应当结合说明书及附图来理解其具体的内涵。本案的特别之处在于,权利要求中并未限定“横向固定纵向滑动结构”仅适用于双内筒式烟囱,且根据涉案专利权利要求10及说明书[0034]段的记载,该技术方案同样适用于单内筒式烟囱,但是,涉案专利说明书详细的记载了较为复杂的“双内筒式烟囱”使用环境时“横向固定纵向滑动结构”的实施方式,对于较为简单的“内单筒式烟囱”使用环境并未直接记载“横向固定纵向滑动结构”的具体结构。由此,引发了各方对单内筒式烟囱使用环境认定横向固定纵向滑动结构具体含义的争议。

        本案最高院明确指明,技术方案如存在多使用环境时,说明书仅给出了一种使用环境下的实施例但又明确记载了该技术方案可适用于多种使用环境时,而对于功能性限定的技术特征的理解应当区分基本特征与适应性特征。基本特征为实现该功能效果必不可少的特征,是功能性限定的技术特征的本质特征,在各种使用环境下均不可缺少;适应性特征是因不同使用环境而具有的适应特定使用环境的特征,是在各种使用环境下起到适应、配合作用的辅助性、非本质、可变化的特征。

执笔人:李立润,陈亚萍

责编负责人:陈亚萍,成员:李立润

案例来源:(2019)最高法知民终409号民事判决书

文章属性:原创

【实务小知识】

问题:使用环境特征对侵权比对的限定。

  • 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
  • 一般情况下,使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以用于该使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该使用环境。但是,如果本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以明确而合理地得知被保护对象必须用于该使用环境,那么该使用环境特征应被理解为要求被保护对象必须用于该特定环境。

参考文献:

[1].《最高人民法院司法观点集成(新编版)·知识产权卷I》