背景小知识: 美国实行在民事诉讼中律师费用以各自负担为原则。《美国联邦民事诉讼规则》第54条第4款规定,对律师费用及有关的免税费用的请求可以通过申请书另案提出。美国专利法第285条有一项例外规定,即“法院在例外情况下可以判决胜诉方的合理律师费用由败诉方承担。”但是由于美国联邦巡回上诉法院(CAFC)为“例外”设定了过高的门槛,使得第285条基本处于“休眠”状态难以发挥功用。
康涅狄格州地区法院最近的一个判决显示,法院更愿意将律师费判给弱势的原告(尤其在涉案专利是原告主要经济命脉的情况下),以鼓励弱势的商业实体拿起诉讼这一法律武器捍卫自己的权利,即使他们可能获得的赔偿额很小或者被控侵权的产品仅仅是被告商业微不足道的一部分。在该Romag Fasteners和Fossil的案件中(No.3-10-cv-01827, 2014年8月14日),法院同意了原告基于美国专利法第285条提出的关于律师费和其他诉讼成本的赔偿请求,并提请法律界应更关注专利侵权案是否体现“赔偿和威慑”的法律初衷。在该案的分析中,康涅狄格州地区法院同时对比了另一最新的关于诉讼费用转移承担的案例(Octane Fitness和Icon案),并认为,虽然可以将Octane Fitness案视为那些饱受“专利流氓”滥诉困扰的被告企业的曙光(这些“专利流氓”恶意提出诉讼,逼迫被告由于无法支付巨额的律师费而屈服,从而获取专利许可费而获利),因为原告将来不得不为自己缺乏事实依据而为被告的律师费买单;但是,同样不可忽略的是,Romag Fasteners案也表明,在某些情况下原告也可能获得诉讼成本的补偿,这些情况在Octane Fitness案之前是不曾出现的。
在Romag Fasteners案中,法官认定被告侵犯原告专利权,判决被告赔偿原告合理的专利许可费66,372.75美金(该判决金额后来由于法院支持被告提出的懈怠抗辩(laches defense)降低至54,425.65美金)。判决后,原告向法院提出了大约3百万美金的律师费和诉讼成本的赔偿请求,诉讼依据部分基于美国专利法第285条。这个案子同时还涉及商标侵权、虚假的产地标识、不公平竞争、违反《康涅狄格州不公平贸易行为法案》(“CUTPA”)。因此,原告的律师费赔偿请求也基于美国商标法(“Lanham Act”)及CUTPA。
美国专利法第285条规定,法院在例外情况可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。最高法院在最近的Octane Fitness案中阐明了该条规定:联邦巡回上述法院对“例外情况”的门槛要求过高,正确的理解应当是通过比较当事人诉讼立场的实质性力量(需考虑适用法律与案件事实)或诉讼方式是否合理,进而判断该案是否属于“例外情况”。最高法院认为,应由地区法院通过在个案中行使自由裁量权并考虑案件的整体情况来认定是否属于“例外情况”; 地区法院在行使这种“自由裁量权”时可以参考适用在商标法案中规定的要素,即,“轻率、动机、客观上毫无依据(同时考虑案件的事实和法律适用问题)、以及在某些具体案件中还须考虑是否体现法制“补偿和威慑”这一初衷。
在做出判决时,Romag Fasteners案的法官仔细考虑了以上每一个因素。就被告提出无效请求这一点,法官认为,被告提出无效请求的行为很轻率、没有在庭上提出实质性证据证明其无效理由、并且在缺乏证据的情况下仍辩称专利无效(直至其证据完全被拒用)。法院认为以上因素均支持判决被告支付原告的律师费。法院进一步分析该案是否属于体现“补偿和威慑”法律初衷的情况,认为,虽然被控侵权产品仅占据被告成本和利润的一小部分,但是涉案专利却是原告的主要经济命脉,因此,原告很有可能出于诉讼成本的考虑而怯于提起诉讼(虽然诉讼标的额很小,但能决定企业的生存)。并且,如同本案一样,大多数的被告均会申请专利无效,以此达到延长诉讼过程从而大幅提高诉讼成本的目的,企图阻止原告行使其诉权。基于上述理由,最高法院认定本案属于美国专利法中规定的“例外情况”。这样,根据美国专利法的规定,原告有权利获得律师费的赔偿。直至本文之前,最高法院仍未就原告获得的律师费的具体数额做出判决。
虽然在Octane Fitness案之后,被告企业将有更大的可能性在原告证据较弱的专利诉讼(包括“专利流氓”滥诉的情况)中胜出并获得原告补偿的律师费,但是Romag Fasteners这个案件也同时表明了一个相反的趋势:在某些情况下(例如原告是弱小的商业实体、涉案专利能决定原告企业的生存与否、并且原告积极通过法律途径寻求保护),原告也同样容易获得律师费的补偿。如同那些“专利流氓”原告在Octane Fitness案之后应该慎用司法资源一样(因为很有可能被告不和解而选择将诉讼进行到底,原告将不得不为被告的律师费买单),被告也同样应该慎重考虑其提出的无效抗辩是否强而有力,因为如果一旦被认定抗辩轻率无根据,被告也同样面临支付巨额的律师费,尽管侵权赔偿数额很低。