君龙学苑 | 代理笔记⑬:法律思维为解决专利实务问题“另辟蹊径”

笔者结合近期代理的几件专利实务,再谈“法律思维”的重要性[1],这种思维往往会有“四两拨千斤”的功效,可以为我们解决专利实务问题“另辟蹊径”。

这里,“法律思维”是相对于“技术思维”而言,在具体实务中有的专利代理师会把精力过多放在技术方面,往往会忽视对法定期限、法定证据、法规依据等法律问题进行考量,这是需要重视和加强的地方。

对法定期限的考量

在一次专利无效宣告实务中,笔者受专利权人委托针对该无效请求进行抗辩。由于权利要求1的创造性明显不足,我们把权6的内容全部增加到权1中,并完成意见陈述。

请求人在收到修改后的权利要求书和意见陈述后,又引入了证据4作为现有技术,认为修改后的权1仍然不具有创造性。

在口审中,我们对证据4的证明作用和超出法定期限提出了质疑,因为证据4并不是针对专利权人的反证提交的补充证据,并且超出了提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的法定期限[2]。对此,合议组认可了我们的质疑,没有采信证据4。

据此,我们通过对无效请求中对补充证据的法定期限的准确把握,把补充证据排除在外。最终,本案的无效决定维持了修改后的权利要求全部有效。

对法定证据的考量

在近期的一次专利无效宣告实务中,无效请求人提供了4个“公知常识”证据作为无效理由的证据。

对此,我们在口审中直接提出了质疑。其中,有3个“公知常识”证据是来自百度百科的内容。对此,合议组直接给出了明确说明,百度百科中的内容不能作为“公知常识”证据。

这是因为,在《专利审查指南》“4.3.3公知常识”[3]记载有:“当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。”对于百度百科的内容,应当属于互联网证据而不是“公知常识”。

对于请求人提出的一个出版物,我们也抗辩认为不属于“公知常识”,并给出了理由:首先该出版物明显不是教科书或者技术词典、技术手册;其次,从其前言记载的内容“选编了有用的图表和*工艺规范等技术数据,供读者方便选用”,笔者认为其中内容选取具有一定的主观性,缺乏学术权威性,难以作为具有工具书意义的技术词典、技术手册或教科书使用。

口审中,合议组对该出版物作为“公知常识”并没有直接给出结论,表明会结合我们的意见进行综合判断。目前,该无效宣告案还在审理中。

对法规依据的考量

在一件发明专利授权案中,A发明专利中有“9.一种N器件,其特征在于,所述N器件由权利要求1至权利要求8所述的任一一种生产方法生产得到,所述N器件包括:……”。可以看出,这是包含生产方法特征的产品权利要求,其中省略部分与同一申请人同日申请的另一件B实用新型专利中的“N器件”相同。

审查员认为如果在A发明专利中还保留该权9“N器件”,则会造成重复授权。对此,审查员给出的依据是《专利审查指南》 “3.2.5包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求”[4]。

我们进一步查找《专利审查指南》在该节的规定“如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比,尽管所述方法不同,但产品的结构和组成相同,则该权利要求不具备新颖性”。

但是,我们认为这里有一个重要的事实前提,就是B实用新型专利与A发明专利同日申请(二者也不是同报专利),B实用新型专利不属于现有技术,不能用于评价新颖性。因此,审查的法规依据并不适格。

后经与审查员多次沟通说明,认可了我们的观点,在A发明专利中权1至权8的方法权利要求可授权的前提下,权9的产品权利要求也得到了授权。

法律思维和技术思维是专利代理师办案工作的“双翼”,在具体实务中要积极思辨、大胆质疑、多视角考虑问题,由此能够更好地应对复杂性挑战。

目前,君龙律所充分利用“AI工具+典型案例+撰写模板”的组合模式,在高质量和高价值专利撰写方面发力提速。君龙律所一以贯之把专利诉讼、无效、复审等方面的丰富实践成果反馈到专利申请撰写端,不断打造高质量、高价值专利,这已成为君龙律所的核心竞争优势。

作者介绍:
金永刚
君龙律师事务所  专利代理师
专长领域:通信、计算机、集成电路、人工智能、大数据等信息技术领域专业技能&经验:

  • 专业技术:1999年取得移动通信工程专业学士学位,2005年取得通信与信息系统专业硕士学位(全日制);长期在一线从事教学和科研工作,先后获得军队科技进步二等奖1项,三等奖5项,部级教学成果一等奖1项;主编《防空兵通信装备(无线电台)》(解放军出版社出版),核心期刊发表论文9篇,普通期刊及学术会议26篇,主编校内教材3部。
  • 专利实务:2006开始接触专利事务,2012年获得专利代理人资格,长期从事专利撰写、复审、无效、诉讼等实务工作;注重总结实务经验,2022年-2024在国内知名知识产权信息平台发表《专利被驳回,要不要复审?》、《专利审查,可以这样电话讨论》、《法律思维在专利申请审查答复中具有重要作用》、《相似电路因作用不同,不能带来技术启示而影响专利的创造性》、《从华为典型发明专利撰写案例看电路类专利撰写的“八项注意”》等论文多篇。
  • 教学培训:对外先后受邀到多家军事院校、985高校、国有企业、民营创新企业等单位进行科技成果转化和专利实务辅导讲座;对内先后开展专利申请、专利答复、专利复审、专利无效分析与撰写等系列培训课程,收集整理包括司法界、审查界、代理界和本所内部4大类专利案例素材,构建一套系统化、实用性和针对性较强的专利人才培养教学体系,有力支撑客户和律所的专利业务能力提升。
团队介绍

律所概况与权威资质

·总部成立于2012年,另设有坪山分所,均实行一体化公司制管理
·坪山分所为坪山区第一家“双证”律师事务所
·同时具备专利代理资质和提供法律服务资格
·2017年,经中共深圳市律师行业委员会批准,成立中共广东君龙律师事务所支部委员会
·深圳市首批专精特新”专业化”认定知识产权律所
·ALB(亚洲法律杂志)2024年度华南华中地区知识产权律师事务所大奖—本地大奖提名
·ALB(亚洲法律杂志)2023年度华南华中地区知识产权律师事务所大奖—本地大奖提名
团队配置与技术能力
核心团队构成:
·专利代理师17人
·律师25人(含双证律师10余人)
·技术经纪人5人
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技术领域全覆盖:
计算机/互联网/通讯/半导体/电子/光学/机械/物理/生物/化工
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·知识产权侵权诉讼(承办超1000件)
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·代理案件入选“最高人民法院知识产权法庭2020年10件技术类知识产权典型案例”
·代理案件入选“2020年最高院十大知识产权案例”
·代理案件入选“2021年中国法院50件典型知识产权案例”
·代理的多个案件入选“深圳律协2024年度知识产权典型案例”
·许可转让/尽职调查/海关查处/战略托管