涉外周周谈丨干货!无需提交使用证据就能高效拿下美标的两条合规路径(附USPTO最新审查时间对比)

 

某中国企业在国内销售一款热门产品,计划通过亚马逊将品牌推向海外。然而,对于卖货至关重要的亚马逊品牌备案要求提供美国注册商标,而传统的美标注册路径【1(a)】要求“已经有在美国实际使用”商标并提供真实使用证据。这似乎成了一个“先有鸡还是先有蛋”的悖论:没有在美国卖货就没法注册美标,没有美标就没法在美国卖货。

那么,有没有既合法又高效的方式打破这个循环?当然有!本文介绍的44(e)和66(a)两种注册途径,正是专为这样的出海企业量身打造的解决方案。

申请注册美国商标的途径不止一种,其中44(e)和66(a)申请是国际企业在美国保护商标的重要选择。这两种途径尤其适合尚未实际在美国使用商标,但在母国已注册商标的企业。

【注:本文暂不讨论传统的“意向使用1(b)”路径。尽管1(b)路径在提交商标注册申请时无需提供使用证据,并且可获得申请号用于亚马逊品牌备案,但该方式并不足以取得美标注册证。申请人仍需在法定期限内补交使用证据或申请延期(并缴纳相应官费)。若未能按时操作,商标申请将被视为放弃,最终导致驳回。相比之下,44(e)和66(a)路径无需上述步骤,申请流程更为直接、便捷,节省时间、精力与官费。】

44(e)途径(基于外国有效注册商标)申请简介

依据《兰哈姆法》第44(e)条款【15 U.S.C. § 1126(e)】,若申请人的原属国(即公司注册地、个人国籍所在地或实际商业机构所在地)与美国同为相关商标条约的缔约国(如中国),或在法律上赋予美国国民对等的商标注册权利,则申请人可基于其在该国已注册的有效商标向美国申请注册美国商标。

通过此方式申请美国商标时,无需提交商标在美国已实际使用的证据。以文首的中国企业为例,尽管该企业尚未在美国使用其商标,但只要其在中国拥有仍处于有效状态的商标,即可以该中国注册商标为基础提交44(e)申请。若满足其他条件(如美国尚无相同商标注册),即可取得美国商标注册证。

通过44(e)途径注册商标需提交的材料包括:

  • 原属国商标注册文件的副本(可为认证副本、复印件或知识产权局签发文件);若相关文件非英文,须附有译者本人签字的翻译件;
  • 商品/服务描述,范围不得超出原属国商标的注册范围;
  • 在美国伪证罪惩罚下宣誓属实的声明文件,声明申请人具备在美国使用该商标的真实意图。
66(a)途径(商标国际注册马德里体系)申请简介

与44(e)类似,66(a)途径也无需提交在美使用证据。不同的是,以66(a)申请的主要优势该路径是基于马德里体系向世界知识产权组织(WIPO)提交国际申请,指定美国延伸保护。

66(a)申请首先提交至WIPO,由其转交给美国专利商标局(USPTO)。由于USPTO设有专门的“预检部(Pre-Examination Unit)”对接WIPO申请,66(a)路径的处理效率普遍较高,尤其在当前商标审查积压的情况下更显优势。

以44(e)/66(a)申请的主要优势

1. 无需美国使用证据即可取得注册

与基于1(a)或1(b)的传统路径不同,44(e)和66(a)不要求在注册前提供在美使用证据,显著降低了企业进入美国市场的注册门槛,帮助企业在商战中获得先机。

2. 66(a)处理效率高

截至2025年5月31日,USPTO公布的数据表明:66(a)(MADRID)由预检部处理的平均时间为5天,而传统的TEAS路径【含1(a)、1(b)】为151天。66(a)的处理效率显著高于传统申请方式。

3. 更高的国际协调性与战略灵活性

44(e)与66(a)途径特别适合跨境企业。申请人可在获得美国商标注册证后,再灵活规划美国市场的进入节奏,而无需先行提供使用证据。

是否需要美国执业律师

根据USPTO规定,所有境外申请人【包括通过44(e)和66(a)途径】必须由美国执业律师代理提交商标申请。我所拥有经验丰富的美国商标律师团队,可为客户提供从申请至注册的全流程服务。

申请时的其他注意事项

  • 虽然44(e)/66(a)路径可在未提交使用证据的前提下取得注册,但商标注册成功后,仍须按时提交使用声明和使用证据(例如注册后第5-6年、续展时),否则将面临失效风险;
  • 申请过程中仍可能遇到混淆、描述不当或显著性不足等驳回理由,须结合具体情形加以应对;
  • 66(a)路径因使用WIPO商品/服务分类,可能需针对美国要求做调整。
总结

通过44(e)或66(a)申请路径,国际企业无需提交美国使用证据即可取得美国商标注册证。这为希望合规出海、快速建立品牌壁垒的企业提供了便捷高效的解决方案,值得关注与采用。

参考资料:

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-timelines/section-66a-timeline-application-based-madrid-protocol

https://www.uspto.gov/trademarks/apply/basis

https://www.uspto.gov/trademarks/application-timeline

文章作者:
俞子奇

君龙律师事务所  美国诉讼顾问

  • 美国加利福尼亚州、佛罗里达州执业律师、美国商标代理资格
  • 执业领域:知识产权争议解决、美国商标代理、美国海关法、美国移民法,国际仲裁、跨境电商平台争议解决
  • 教育经历:加州大学赫斯汀法学院(旧金山法学院)职业法律博士、华中科技大学生物信息学学士,法学学士
  • 美国国际贸易法院出庭资格,美国联邦巡回上诉法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院、德克萨斯州东区法院等十余个联邦法院的出庭资格 ,通过美国NCEES工程学基础(化学)考试
  • 参与跨境仲裁(ICC;UNCIRAL.Ad Hoc Arbitration)
  • 对境外实体开展尽职调查,撰写美国法科普文章
  • 在旧金山市警察问责部实习期间,负责法律检索并提供法律建议,制作标准化手册、协助政府部门申请项目拨款
  • 服务过包括省级政府机构、事业单位、国企集团,跨国大型制造业在内的客户
  • 作为主讲人,主讲了《从IP布局角度谈美国TRO应对》、《跨境电商中的TRO应对》等讲座
  • 作为口译员参与《深圳市律师协会座谈会:从美国角度谈谈知识产权与电子商务》等

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