IP实务谈|美国等同侵权原则的范围及限制

联邦最高法院在前面提到的Warner案中确立了全要件原则，指出“必须就每一要件分别判断等同(element by element)，而非就整体发明判断的整体比对(as a whole)，因为每一个要件对于权利范围的界定皆是重要的”[9]。全要件原则本身并不是一种限制，而更接近于等同原则适用的具体要求。

该原则规定，等同判断必须逐个应用于技术特征。对于权利要求中的每一个技术特征，产品必须有一个可以字面或等同地解读该特征的部件。如果产品不包含每项权利要求技术特征的字面或等同特征，则不构成侵权。也就是说，在判断等同的时候，必须对每个技术特征应用功能/方式/结果或非实质性差异测试，并基于每一个结果进行等同判断。

全要件原则旨在提升权利要求的公示效应，通过要求被诉产品包括与权利要求的每项特征相同或等同的特征，为公众提供了关于哪些内容可能构成侵权而哪些则不构成侵权的公示。

对于全要件原则，我国2009年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称2009年司法解释）在第七条有同样的规定：

“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

Warner案中同样确立了禁止反悔原则，其基本含义是，在专利审查历史中，专利申请人为满足专利获得要件而放弃的内容，不能在侵权诉讼以适用等同原则的方式重新纳入受保护的范围之内。

在Warner案中，原告Hilton Davis与被告Warner均是生产颜料的企业，原告就使用薄膜过滤的发明申请了专利。在提交的申请中原告并未提到纯化颜料的方法使用的pH值。在专利审查的过程中，审查员引用了一项现有技术，其披露了pH值为9以上的过滤方法。因此，原告修改权利要求加入了“pH值大约为6.0~9.0之间”的技术特征，但为什么加入pH值的下限，成为本案判决的关键因素。被告认为，其使用的方法使用的pH值在5.0左右，属于原告明确放弃的内容，不属于等同的范畴。被告在上诉意见中指出，申请人在专利审查历史过程中放弃的任何内容，不论其原因如何，都不得重新纳入受保护的范围。

对此，联邦最高法院指出，当被告主张禁止反悔原则以限制等同原则适用时，法院不仅要调查放弃的内容，而且要调查放弃的目的及理由。申请人为了区别于现有技术确实加入了“pH值大约为6.0~9.0之间”的技术特征，但这只是放弃了pH值为9以上的范围，并不妨碍原告以等同原则占有pH值6.0以下的范围。大多数情况下，权利要求的修改都与专利获得的要件相关，但在另外一些情况下，专利局仅仅要求修改语言，并没有限制等同的范围。这样，法院在相关案件中，就应当调查专利权人修改权利要求的原因。

综上，联邦最高法院在Warner案中确认：任何为满足专利法规定而缩小权利要求范围的修改，例如为了专利授权或维持专利权有效而修改导致缩小了权利要求的范围等情形，都可以导致禁止反悔原则的适用，而证明该修改并非出于上述目的的证明责任由专利权人承担。

在此后的一段时间里，美国各级法院又开始偏离联邦最高法院在上述Warner案的主旨，认为不论是因为专利获得要件的修改，还是因为其他原因的修改，都应当适用禁止反悔原则，从而不能适用等同理论。

为了纠正错误，联邦最高法院在2002年著名的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki[10]案件中对Warner案中建立的禁止反悔的原则予以肯定，并详细论述了禁止反悔原则与等同理论的关系，因此，禁止反悔原则又被称为Festo estoppel。

联邦最高法院在该案中澄清了两个重大问题：

第一个问题涉及哪些权利要求特征的修改可能会触发禁止反悔原则。联邦最高法院再度重申其在warner案中的意见，即，虽然禁止反言并不是在所有申请出现修改的情况下都会出现，但是，在修改是出于“与可专利性相关的实质性原因”（a substantial reason related to patentability）的情况下，禁止反悔原则是适用的。联邦最高法院进一步确认，“与可专利性相关的实质性原因”包括为满足专利法的要求而进行的缩小范围的修改，而Festo案中原告为了满足专利法第§112条的修改与为了区别于现有技术的修改一样，同样适用禁止反悔原则的使用[11]。

第二个问题涉及对于已经限缩的技术特征，禁止反悔原则是否全面禁止权利人通过等同取回，或者仍可以主张其中部分等同物？对于这个问题，联邦最高法院明确否定了联邦巡回上诉法院（CAFC）采用的全面禁止原则（a complete bar），其认为，缩小的保护范围仅仅表明哪些东西不在权利要求保护范围之内，但并不一定可以准确地描述权利要求的范围，他人仍然可以设计出等同的技术特征以规避保护范围[12]，因此没有理由全盘否定等同物，尤其对于那些在修改权利要求时无法预见的等同物。简言之，修改后的权利要求仅仅是缩小了保护范围，但其措辞不一定合理涵盖其真实的发明范围，因此仍然有适用等同原则以合理扩大保护范围的空间。

但是，针对第二个问题，联邦最高法院进一步指出，举证责任在于专利权人。也就是说，推定专利权人选择缩小权利要求范围时适用禁止反悔原则，除非专利权人能举证证明在专利申请时无法预见特定等同物（无法预见性），或者特定等同物太微不足道以至不能合理地期待专利权人在撰写权利要求时会写入保护范围[13]。

关于美国的禁止反悔原则，我国的2009司法解释在第六条也有类似的规定：

“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

捐献原则是指专利权人将某个技术特征在专利说明书中公开了，但是却未在权利要求中记载，那么就可推定该技术特征是被专利权人有意放弃的，并贡献给了公众，权利人不得再对该技术特征主张权利，也就不得再利用该技术特征主张等同侵权。

捐献原则是运用得已经非常成熟的法律规则，在美国多个案例中均有解释，包括：Miller v. Brass Company[14]、 Unique Concepts, Inc. v. Brown[15]、Maxwell v. J. Baker[16]以及著名的Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[17]。虽然案件事实各异，但都阐述了一致的法律精神：防止专利权人“两头获利”，即，不允许专利权人在申请时为了获得授权采用范围较窄的权利要求，而在之后的侵权诉讼中，又以说明书中披露的其他等同方案为由，试图通过适用等同原则，扩大专利权的保护范围。

此后，有法律界人士认为法官应当审理专利权人“省略”相关实施例的主观意图，认为因过失导致的缺失保护应另当别论。法官在2002年的里程碑案例Johnson Johnston Assoc v. R.E. Serv案[18]回答了这种业界主张，认为专利权人的主观意图，（过失或故意）与特定内容是否公开无关，后者是客观问题，换言之，捐献原则的认定无须考虑主观意图。

对于美国的捐献原则，我国的2009年司法解释在第五条也有类似的规定：

“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

现有技术阻却，是指如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关的现有技术方案，并基于现有技术将其专利保护范围清楚划界，相当于放弃了现有技术的方案，则在侵权诉讼中不得再主张适用等同理论将现有技术方案纳入保护范围。简言之，等同的范围不应包括现有技术。

1990年的Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates[19]案（以下简称Wilson 案）是现有技术限制阐述最为完整的案例。原告Wilson诉竞争对手DGA以及其分销商Dunlop侵犯了其专利名称为高尔夫球的US4560168专利。Wilson是高尔夫球业务的六大竞争对手之一，Dunlop也是高尔夫球行业重要的参与者，Dunlop把Slazenger高尔夫球销售给DGA，再由DGA进行分销。一审中，地方法院首先认定Wilson的专利有效，且Dunlop的高尔夫球构成等同侵权。Dunlop和DGA对一审结果不服，向联邦巡回法院提起上诉。

在二审中Dunlop主张其高尔夫球产品与现有技术的Uniroyal球没有原则上的区别，因此若是在等同侵权原则下其高尔夫球产品侵犯了Wilson的专利权，那么Wilson的专利权保护范围也包括了现有技术。

联邦巡回法院在二审中指出：专利权人不应该通过等同侵权原则去获得他一开始就无法通过字面权利要求从USPTO处合法获得的范围，等同侵权原则的存在是为了防止对专利的仿冒，而不是对专利权人可获得的保护范围的扩大。由于现有技术可以限制发明人要求保护的内容，因此其同样限制了权利要求在等同原则下可允许扩大的范围[20]。

如果被诉侵权产品属于现有技术，或者在现有技术的基础上是显而易见的，那么该产品不构成侵权。允许此类产品涵盖在等同原则下，将允许专利持有人获得他在专利申请期间一开始就不可能合法获得的权利。在适用现有技术阻却时，法院必须将产品视为一个整体，以确定该产品是否无法获得专利。

与其他法律限制不同，现有技术阻却并非基于权利要求的公示作用，而是基于专利的可授权性。这个阻却的核心在于，如果“等同物”替换对应的技术特征后形成的技术是不可能被授权的，这个“等同物”不是合格的等同物，因此被指控的产品就不可能构成等同侵权。

对于现有技术阻却，我国在2009年司法解释的第十四条规定了现有技术抗辩：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

现有技术抗辩的法律原理有相似之处，也是禁止专利权的范围包括公有领域的技术。不同的是，使用现有技术抗辩无须进入侵权判定的步骤，只需证明被控侵权的技术在涉案专利的范围内属于现有技术。但是，很明显，作为一项消极的抗辩而非一项权利，现有技术抗辩的适用以及效果均存在诸多限制。

除此之外，我国最高人民法院也在多个案例中阐述了现有技术阻却的精神，例如（2021）最高法知民终192号案。最高院在该案的判决书中指出：通过说明书及权利要求记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果。在这种背景下，专利权人在涉案专利权利要求中仅记载电机驱动，即明确表示涉案专利技术方案中的驱动方式仅限于电机驱动，而不包括燃油发动机驱动。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将被控侵权的燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。

首先来了解一下“后生技术”（after-arising），“后生技术”是指在申请提交日之后出现的技术，例如，一项专利的保护范围包括一个“紧固件”，出现在申请专利时的螺丝、钉子、螺栓可以作为可能的紧固的实施方式，但是在该申请提交后可能出现的新型紧固件，例如粘扣、尼龙搭扣、魔术贴等由于在专利申请日不存在，因此被认为是“后生”技术。

那么问题来了，为什么在非功能性技术特征的等同侵权判断中，时间点可以是侵权行为发生日？而功能性特征的等同判断中，待鉴定的技术必须出现在授权日以后直至侵权行为发生日，而不能是授权日之前的技术呢？

对于功能性特征，美国专利法在第35 U.S.C.§112(f)[21]规定：专利申请人可以在权利要求中采用结构+功能（means plus function）的方式来表述，但是这种表述被限缩性地解释为覆盖说明书记载的相应结构、材料或者动作及其等同方式。可见，虽然权利要求被允许采用较宽泛的功能性表述，但实际上不管是在专利授权或是侵权判定过程中，均要求限缩至说明书公开的具体实施方式及其等同方式。为避免歧义，此处的等同称为§112(f)的等同。

§112(f)的等同并非前面说的等同原则下的等同。首先，两者适用的阶段不同。§112(f)的等同属于对权利要求字面解释的范畴，是用说明书公开的具体实施方式对权利要求宽泛的字面解释做出限制，属于字面侵权判断的阶段。相反，等同侵权的等同，是字面侵权不成立以后才得以适用。两者发生在不同的阶段，如果原告主张等同侵权，则二者可以先后适用。

其次，两者的判断标准不同。Valmont Industries, Inc. v. Reinke Mfg. Co.[22]案中，法院明确指出，在涉及功能性特征的侵权判定中，为使侵权成立，被控侵权的装置必须使用与说明书中描述的结构、材料或步骤相同或等同的方式来实现权利要求中记载的相同功能，这与等同判断标准中实现实质相同的功能不同，后者可以不同。

最后，§112(f)的等同强调的是被指控装置的变化并未产生“实质性变化”，也就是说不会对专利说明书中公开的结构、材料或行为增加任何意义。§112(f)等同性的确定无须进行三元检验，如法官在Valmont案中总结，§112(f)的“唯一问题”就是将被诉设备中执行相关功能的结构与说明书中的结构进行比较，仅此而已。

言归正传，解释两者不同之后，我们再来分析为何在§112(f)的等同判断中，功能性特征的等同物只能是“后生技术”（after-arising），不能是授权前已经出现的技术。

如前所述，§112(f)的等同判断属于对权利要求进行限制性解释的阶段，权利要求的字面解释当然是基于当下的专利申请，其记载的范围是在授权时确定，而不能扩大至“后发技术”。因此，如果待鉴定等同的技术是授权前就已经出现，而专利权人又未将其写入说明书，则视为专利权人明确放弃了对它的保护（这是采用功能性限定的一大劣势），不能再视为说明书公开实施例的等同方式，在权利要求解释的阶段就已经认为不属于保护范围。当然，也同样不能再在后面的等同侵权判断中（如有）通过等同再次纳入保护，这种“两头得利”的禁止情形已经在前面解释过。

相反，对于非功能性特征，法律并未要求结构性特征限缩至说明书的公开范围，只要不违背禁止反悔原则以及现有技术限制等法律阻却，不论是授权日前的技术，还是“后发技术”均有等同物的资格，可在等同侵权中进行鉴定。这一点我们可以试图从等同侵权原则的背后法律原理来理解。其一，等同侵权是为了弥补专利代理师在撰写申请时的不完美概括，不强人所难，不能要求代理人面面俱到将所有的可能实施方式都包含进去（适用申请时的技术）；其二，等同侵权更重要的是规制将来的行为，避免他人对专利进行不重要的非实质性变更，从而规避专利保护，导致专利权丧失应有的价值（适用“后生技术”）。

综上，§112(f)款中规定的等同物（说明书公开具体结构的等同物）必须是授权后出现的“后发技术”，在后面的等同侵权判定中也应当是“后发技术”，两者前后保持一致，避免专利权人两头得利。

对应于美国的结构+功能的表述，我国使用的法律概念是功能性特征，2009年的司法解释在第四条有类似的规定：

“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

2016年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第八条有如下规定：

“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

可以说，等同原则是各个国家的专利系统几乎都存在的一条法律原则，其重要性及必要性可见一斑。等同原则的适用给法律工作者带来挑战之余，其复杂性及个案性更给业界带来极大的热忱和希望。随着我国对专利保护的力度加大，等同侵权案件占比也会越来越大，希望等同理论的研究及适用在我国纷繁复杂的专利侵权案件中能日益完善及成熟，以在权利人以及公众之间获得更理想的平衡。