最高人民法院将本案的案由定性为侵害专利权纠纷案，案号是（2020）最高法知民终1738号。本案的争议焦点其实与涉案专利的技术方案无关。二审案件中，双方核心争议在于同日申请的发明专利和实用新型专利应当如何衔接保护、以及在侵害发明专利权纠纷案件中能否吸收合并实用新型专利权有效期间进行审理。
2017年2月14日，专利权人就同样的发明创造同日递交了实用新型和发明专利申请。其中，实用新型专利于2017年9月8日授权，于2019年2月14日因未缴年费终止。涉案发明专利于2018年8月28日授权。并且，涉案发明专利及其同日申请实用新型专利经过无效审理后获得部分维持。
基于上述事实，二审最高人民法院审理后认为，专利法第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”专利法实施细则第四十一条第五款规定：“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”
专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是为了全面保障发明创造申请人的权益，故不能因为发明专利申请获得授权而否定申请人此前依据实用新型专利申请所获得的利益。申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在获得实用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权，此种情形下，就他人在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，专利权人可循以下途径请求公力救济：一是对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由请求救济；二是对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。
本案中，涉案发明专利申请经过修改，其在授权公告前要求保护的范围与涉案实用新型专利授权公告的保护范围不同，不构成同样的发明创造，可以分别获得授权。但两专利的权利要求均经过无效程序中的修改，并在修改后的权利要求的基础上维持有效。由于修改前的权利要求自始无效，故两专利权的保护范围应自始以修改后的权利要求为准。涉案实用新型专利和涉案发明专利修改后存在保护范围相同的权利要求，构成同样的发明创造。因此，本案实质上仍然涉及两专利权衔接保护的问题，可以参照适用上述规则。对于专利权人的诉讼主张，二审法院认为，首先，专利法中关于同日申请的实用新型和发明专利的规定是为了全面保障发明创造申请人的权益而作出的特殊制度安排，既能使申请人较早地获得专利权保护，同时又维护专利的先申请制度、保护期限制度以及禁止重复授权制度。本案中虽然权利人未放弃实用新型专利权，但同样涉及同日申请的、存在相同保护范围的发明和实用新型专利应如何保护的问题。参照上述分析，权利人对于他人未经许可在实用新型专利授权日至发明专利授权日这段期间的实施行为，有权以实用新型专利权作为权利基础主张侵权损害赔偿责任。其次，在被诉侵权行为从实用新型专利授权之日持续至发明专利之后的情况下，不能苛求当事人在主张权利时对请求权基础作出准确区分，人民法院可以就此进行释明。如果权利人基于发明专利权主张权利，且主张的侵权损害赔偿范围及于实用新型专利权有效期间，人民法院可以一并处理，属于诉的客体合并，不违反法律规定，亦符合同日申请发明和实用新型专利的制度目的。此种情形下，权利人无需再另行主张发明专利临时保护期使用费，有利于纠纷的实质解决和减轻当事人的讼累。需要指出的是，本案的特殊之处在于，涉案实用新型专利系因未缴纳年费而终止，故从涉案发明专利授权日至涉案实用新型专利因未缴纳年费而终止这段期间，有两项保护范围相同的专利权利要求同时处于有效状态。基于专利权的有效推定原则，在本案侵权诉讼中不能否定任一项专利权的有效性，但理应择一保护，不能重复保护。将涉案发明创造相关侵权纠纷合并审理，能更合理地处理这一特殊情况所带来的问题。再次，本案中原审法院未对上述问题予以明确，专利权人在二审中主张其侵权损害赔偿诉请涵盖各被诉侵权人在涉案实用新型专利授权日至涉案发明专利授权日期间的专利实施行为，专利权人的该项主张系对其原审主张的损害赔偿范围的进一步澄清，不属于在二审程序中新增的诉讼请求，二审法院可以对此进行审理，无需征得其他当事人的同意。
综上，二审法院将本案的案由确定为侵害专利权纠纷，如涉及损害赔偿问题的审理，则本案的审理范围不仅包括涉案发明专利授权日之后的损害赔偿，还包括涉案实用新型专利授权日至涉案发明专利授权日期间的损害赔偿。
申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在获得实用新型专利授权后，为取得发明专利授权而放弃实用新型专利权。其就他人在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以循以下途径请求救济：一是对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由请求救济；二是对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可选择以支付发明专利临时保护期使用费或者侵害实用新型专利权为由请求救济。
同日申请的实用新型和发明，对于专利权人而言存在发明专利临时保护期与实用新型专利权期间重叠的问题，这意味着专利权人在维权时需要选择合适的请求权基础进行维权。一般而言，对于实用新型专利授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由请求救济；对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由请求救济，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。
然而，前述救济途径的选择对于专利权人的要求较高，并且还可能因为请求权基础的不同需要专利权人提起两个诉讼，才能够实现充分维权。通过本文所介绍的（2020）最高法知民终1738号案件，最高人民法院开辟了更为高效的维权实现路径，最高院认为“如果权利人基于发明专利权主张权利，且主张的侵权损害赔偿范围及于实用新型专利权有效期间，人民法院可以一并处理，属于诉的客体合并，不违反法律规定，亦符合同日申请发明和实用新型专利的制度目的”。前述观点，在发明专利权侵权纠纷案件中吸收了实用新型专利权授权日至发明专利权授权日的实用新型专利权有效期间作为发明专利权侵权损害赔偿范围审理的有效期间，此种一并审理的方式，减少了当事人的诉累，也体现了专利法的立法精神。
另外，笔者还认为需要注意本案有一个重要的适用前提，即同日申请的实用新型和发明应当是具有相同的保护范围的，属于同样的发明创造，发明授权后存在当事人应当放弃实用新型专利权的情形。否则，实用新型和发明因修改形成两项不同的发明创造，二者不存在重复授权的情况，在这种情况下实用新型专利权和发明专利权明显形成了两项独立的专利权，实用新型的维权和发明专利权的维权应当是并行不悖的，发明专利权并不是实用新型专利权的延续，因此笔者认为此种情况是不存在实用新型专利权保护与发明专利权保护的衔接问题的，不能够适用本案所给出的裁判思路。在此种情形下，权利人若认为被诉侵权行为侵害其实用新型专利权和发明专利权，权利人应当分别提起两个诉讼，以维护自身合法权益。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2020）最高法知民终1738号民事判决书
文章属性：原创
实务小知识：关于同样的发明创造
1、《中华人民共和国专利法（2020修正）》第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。
2、“同样的发明创造” 是指两件或两件以上申请(或专利) 中存在的保护范围相同的权利要求。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。
3、权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。
参考：《审查指南》