本案是一起侵害实用新型专利权纠纷案，案号是（2021）最高法知民终860号。涉案专利的名称是“以机械压合纸卷的封口装置”，专利号为ZL 201621299560.2，专利权人是佛山市宝索机械制造有限公司。本案的被诉侵权人是佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司、河北金博士集团有限公司。
涉案专利在其说明书背景技术部分第[0002]段中记载了“公开号为CN105293196A的中国专利申请公开了另一种无需胶水的纸卷封口方法。该方法如图1所示，用夹钳1直接在纸卷2的圆周面上夹压，使纸卷的纸尾2a与纸卷外周一层或数层纸张一起形成凸出于纸卷圆周面的压合部2b，以此完成纸卷的封口。该方法的封口质量完全依赖于夹具能否在纸卷圆周面上挤压出凸出于纸卷圆周面的压合部2b，该因素受到夹具与纸卷圆心之间的距离的影响非常大，极难控制。如果夹钳与纸卷圆心的距离稍近一点，被夹钳挤压至凸出于纸卷圆周面的纸张层数就会显著增加，也就是压合部2b所包含的纸张层数显著增加，造成纸卷的纸尾与过多层数的纸张压合在一起，以至于在纸卷开启封口的时候，太多层数的纸张被扯断，造成浪费；而如果夹钳与纸卷圆心的距离稍远一点，又无法保证夹钳能够可靠地在纸卷上挤出凸出于纸卷圆周面的压合部2b，以至于封口失败。因此，该封口方法的封口质量极不稳定，而且几乎不可能做到纸尾2a仅与一层纸张压合的理想封口效果”。
值得注意的是，前述涉案专利背景技术部分记载的中国专利申请CN 105293196 A的申请人为本案被告佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司。
经查，关于涉案专利的技术特征“用以将纸卷按压在第一夹压件的边缘处的挤压机构，挤压机构对纸卷的按压力，足以使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变”，涉案专利限定的挤压机构是用以将纸卷按压在第一夹压件的边缘处，并使得纸卷圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变。而被诉侵权产品的挤压机构是将纸卷按压在第一夹压件和第二夹压件的边缘处，并使得纸卷圆周面在第一夹压件和第二夹压件的边缘处形成类似台阶状的形变。专利权人宝索公司主张上述特征构成等同特征。
对此，二审法院认为，在专利侵权判定中，一方面，通过适用等同原则对专利权利要求字面保护范围适度扩张，可以有效保护专利权人的合法权益，激励社会创新动力，另一方面，也要防止等同原则的滥用导致权利要求保护范围的不确定，从而损害社会公众的利益。本案中，首先，根据涉案专利说明书第[0002]、[0003]段记载可知，涉案专利的技术方案所要解决的技术问题正是在于对纸卷机械压合封口方式的改进，以期解决现有技术中封口质量不高的缺陷。特别地，其中明确指出，公开号为CN 105293196 A的中国专利申请采用夹钳夹压封口的技术方案存在封口质量极不稳定的缺陷，该方法的封口质量依赖于夹具能否在纸卷圆周面上挤压出凸出于纸卷圆周面的压合部。尽管该背景技术中未明确是否存在挤压机构，但是根据本领域普通技术人员的常识，为了能在纸卷圆周面上挤压出凸出于纸卷圆周面的压合部，夹具与纸卷圆周面之间需存在一定挤压力以期形成形变以便压合，该形变显然是形成在夹具的两个夹钳的边缘处。而涉案专利目的是提供一种以机械压合纸卷的封口装置，以克服上述背景技术的缺陷，即涉案专利的技术方案正是针对该背景技术存在的技术缺陷而提出。涉案专利说明书具体实施方式第[0025]段对台阶状形变的具体形成方式和位置作了进一步的说明，其中明确记载挤压机构施加适当压力使得纸卷的圆周面在第一夹压件的边缘处形成由凹陷部和未凹陷部组成的台阶状形变。可见，涉案专利技术方案改进背景技术中在两个夹钳边缘处形成形变的技术手段，采用通过挤压机构施压在第一夹压件边缘处形成台阶状形变，即涉案专利技术方案的形成正是在该背景技术的基础上作出的改进。另一方面，被诉侵权产品的挤压机构是将纸卷按压在第一夹压件和第二夹压件的边缘处以形成形变，与背景技术在夹具的两个夹钳的边缘处形成形变的技术手段相比并无实质性差异，与涉案专利的前述技术特征相比，两者技术手段差异明显。因此，被诉侵权产品的该技术特征与涉案专利上述技术特征相比，不构成等同特征。
如果本领域技术人员完整阅读权利要求书、说明书和附图后认为，涉案专利的发明目的之一是克服某项背景技术的技术缺陷，且其系以摒弃该背景技术方案的方式来克服该技术缺陷，则不应再通过认定等同侵权将含有该技术缺陷的技术方案纳入专利权保护范围。
在本案中，涉案专利明显放弃了被诉侵权人所采取的技术方案，在涉案专利的背景技术部分明确记载了被诉侵权人专利申请所公开的技术方案存在缺陷，是其所要改进的现有技术。并且，本案中涉案产品采用了与背景技术所引述的专利申请相同的技术方案。在这种情况下，专利权人仍主张等同侵权，被二审最高院以其技术方案明确摒弃该现有技术为由限制其主张等同侵权，认为不应再通过认定等同侵权将含有该技术缺陷的技术方案纳入其保护范围。
在实务中，我们也有遇到类似的情形。在某案件中，涉案专利针对现有技术进行了评价，认为某种产品结构是存在缺陷的，而涉案产品采用了涉案专利背景技术所称的现有技术方案，此种情形下原告仍坚持主张该种结构属于等同技术特征，最终被法院驳回诉讼请求。
浙江省杭州市中级人民法院知识产权庭的张书青法官提出，在满足禁止反悔规则、特意排除规则、捐献规则、不保护现有技术原则的情形下，等同侵权不成立。
这提醒我们，在专利申请阶段，尽量不要通过“踩一捧一”的方式来拔高专利申请的创新高度，应当基于技术方案的实际情况如实地进行论述，将涉案专利的核心发明点和技术贡献记载清楚，以此体现发明创造的创新性。
另外，在专利诉讼阶段，也对代理律师对于涉案专利保护范围的判断提出了更高的要求，既要仔细了解涉案专利说明书和权利要求书的技术方案记载，还要进一步了解知悉专利申请人为了获得授权所作出的表述，以便更加准确的确定涉案专利的保护范围。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2021）最高法知民终860号民事判决书
文章属性：原创
参考文献：
[1]张书青.专利侵权等同判定的原则与规则[J].电子知识产权,2016(12):69-78.
实务小知识：关于等同侵权
1. 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015年1月29日，法释〔2015〕4号）第十七条
专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书明确记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征等同的特征所确定的范围。
等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
2. 被诉侵权技术方案的技术手段与权利要求明确限定的技术手段相反，技术效果亦相反，且不能实现发明目的的，不构成等同侵权。
3. 通过利说明书及附图、权利要求书中的其他权利要求以及专利审查档案解释权利要求后，如认定方法专利的权利要求限定步骤顺序时，则被诉侵权技术方案步骤与专利限定步骤不同的，则不构成等同侵权。
4. 禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。
5. 最高人民法院以明文规定的方式确立等同侵权规则，这在国外是罕见的，其优点是适用条件明确，不足是容易导致适用上的过度和过宽，而该规则本来应该是需要根据案件的具体情况灵活掌握的。根据我国国情和创新发展实际，适当限制等同侵权是必要的。近年来，最高人民法院特别强调适当限制等同侵权的适用，尤其是通过司法解释和典型判例，明确和强调通过恰当运用技术特征全面覆盖、禁止反悔、捐献等规则，将限制等同侵权适用的精神落到实处。
参考文献：
[1] 最高人民法院（2013）民申字第1146号驳回再审申请裁定书
[2]孔祥俊：《知识产权法律适用的基本问题——司法哲学、司法政策与裁判方法》，中国法制出版社2013年版，第64页
[3]《最高人民法院知识产权案件年度报告》（2009）
[4]最高人民法院（2008）民申字第980号民事裁定书