作者：陈亚萍 李立润
本案系一起发明专利侵权纠纷案件，案号是（2021）最高法知民终192号，涉案专利为5000号专利，专利名称为“电动绿篱机”，专利权人为Z公司。
涉案专利2018年7月24日获得授权，涉案权利要求为权利要求1，权利要求的具体内容为“一种电动绿篱机，包括连杆、工作舱、电机和刀片，所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，所述电动绿篱和第一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生曲变形”。
在涉案专利说明书中还在其背景技术中记载了“电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机”，同时其发明内容部分还记载了“本发明与现有技术相比，其显著优点是：本发明的电动绿篱机结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染，是一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机”。
2019年6月19日，Z公司委托江苏省徐州市徐州公证处申请保全证据公证，就通过微信联系的方式在G公司处购买被诉侵权产品“宽带修剪机（弧形）”的过程予以记录。
Z公司认为该“宽带修剪机（弧形）”侵犯其专利权，遂向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年8月21日立案受理，Z公司请求判令G公司、A公司赔偿因侵权给Z公司造成的经济损失30万元及合理费用2万元。
本案的主要争议焦点在于，涉案专利权利要求所限定的电动绿篱机驱动方式为电力驱动、驱动机构为电机，而被诉侵权产品的驱动方式为燃油驱动，两种驱动方式是否构成等同特征。
对此，Z公司认为采用电机或者是燃油机，对于绿篱机的一个整体结构和功能而言没有明显的区别和影响，构成等同侵权。
G公司则认为，发明专利的保护主题是电动绿篱机，限定的是用电驱动的绿篱机，说明书中对本发明的保护目的写得很清楚，是具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点，专门提出来采用环保无污染的电机，因此电动绿篱机是本发明的一个重要技术特征。但G公司销售的不是电动绿篱机，是燃油驱动的修剪机，不落入该发明专利保护范围。
A公司则认为，根据（2019）苏05知初819号诉讼案中提供的专利无效宣告审查决定可知，涉案专利中绝大多数技术特征被现有技术公开，电机的驱动方式是涉案专利与现有技术的一个主要区别，因此不能够在该关键技术特征上适用等同原则。
原审法院针对前述争议焦点，认为涉案专利说明书中记载了其与现有技术相比的改进点，在于其可调节平直和弯曲的刀片部分，可见“涉案专利的关键技术是，在普通的平剪刀片上加设弧形支架，通过旋转弧形支架使刀片变形产生弧度，达到圆剪的效果，实现了平剪和圆剪二合一的效果，提高了工作效率。虽然涉案专利采用的是电动驱动方式，但是在绿篱机领域，电动和燃油是两种最常用的自动绿篱机的驱动方式，都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切的基本功能，具体来说，就是为平剪模式或圆剪模式下的剪切提供动力，而无论是哪种驱动方式，都不对平剪模式和圆剪模式间的相互切换起到作用。简而言之，平剪模式和圆剪模式间的切换功能是通过弧形支架的设计来实现，并不依赖于采用何种驱动方式”。进而，原审法院认为驱动方式与涉案专利所要解决的技术问题、关键技术及其技术效果没有直接关联。就涉案发明内容中可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到该特征，因此两种驱动方式构成等同特征。
对此，G公司和A公司不服一审判决，遂提起上诉。
二审最高人民法院知识产权法庭审理后认为，涉案专利在背景技术中记载了“电动”和“燃油”两种不同的驱动方式，涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。同时，在涉案专利说明书的发明内容部分也记载了“环保无污染”的技术效果。通过前述记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。此时，可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。综上，原审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当，二审法院依法予以纠正。
专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的技术方案写入权利要求，本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求保护该未写入权利要求的技术方案的，一般不应再通过等同侵权将该技术方案纳入专利权保护范围。
参考“《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用”可知，《解释》所规定的捐献原则是对等同侵权原则适用的适当限制。专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。[1]同时，该“理解与适用”中还指出了对于等同原则适用的限制还包括了“禁止反悔原则”。“禁止反悔原则”和“捐献原则”共同维护了专利文件的公示作用，维护公众的合理信赖利益。
具体到本案，涉案专利的申请文件中仅仅在背景技术部分提及了“燃油驱动”，而后续的发明内容、具体实施方式部分均未提及，权利要求也仅限定保护一种电动绿篱机，显然专利权人是明知存在可替代的驱动方式的，但专利权人并未作出保护。因此，最高院适用了前述捐献原则，认为专利权人并不要求对该种驱动方式作出保护。
本案一方面提醒专利代理人在实务撰写时应当更加注重专利权利要求的布局，避免疏漏某些可能存在的替代技术方案；另一方面也提示律师在侵权实务中对权利要求的解释不能只停留在权利要求的字面含义的理解，还应当对权利要求、说明书以及说明书附图等记载进行阅读，再进一步判断权利要求的保护范围，并且应当留意“捐献原则”、以及“禁止反悔原则”等对权利要求保护范围的影响。
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2021）最高法知民终192号民事判决书
参考文献：
[1]孔祥俊,王永昌,李剑.《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法,2010,No.590(03):27-33.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2010.03.007.
[2]岳利浩.捐献原则是对专利侵权判断适用等同原则的必要限制[J].人民司
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