周亚男 广东君龙律师事务所
对于职务发明创造的界定，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。” 按照前述规定,职务发明创造有两种类型:一是发明人执行本单位的任务所完成的发明创造;二是发明人主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。
职务发明创造的界定，并不能以发明人的身份归属或在单位工作期间完成进行简单认定。正确认定职务发明创造，有利于规范人才流动和企业竞争秩序，对于平衡保护发明人、单位与社会公众三方的利益也具有重要意义。基于此，本文从司法实践的角度出发，结合相关典型案例，从发明人、发明人与单位间关系、执行本单位的任务，以及利用本单位的物质技术条件的四个方面阐述职务发明创造界定需要考虑的因素以及判断标准。
一、发明人的判断
明确该发明创造的实际发明人是谁，是判断一项发明创造是职务发明创造还是非职务发明创造的首要前提。
《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第六条规定：“民法典第八百四十七条所称“职务技术成果的完成人”、第八百四十八条所称“完成技术成果的个人”，包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人，也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于职务技术成果的完成人、完成技术成果的个人。”
在福建利众诚食品有限公司、福建欧瑞园食品有限公司等专利申请权权属纠纷[1]中，最高人民法院认定：陈某某不是涉案专利申请的实际发明人。首先，陈某某系从事福利彩票经营的个体工商户，文化程度为高中。利众诚公司未提供证据证明陈某某具有与涉案专利申请相关的知识储备、工作经验或研发能力。其次，根据前述规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，从事其他辅助工作的人，不能认定为发明人。利众诚公司亦陈述陈某某仅参与了涉案专利申请的辅助性工作，且不能说明陈某某的具体工作内容。复次，原审法院传票传唤陈某某到庭参加诉讼，但陈某某无正当理由拒不到庭参加诉讼。二审期间，经本院传票传唤，陈某某无正当理由仍然拒不到庭参加诉讼。一审和二审程序中，陈某某也未以任何方式说明未到庭的原因以及涉案专利申请的研发等情况。综上，根据本案证据，不能认定陈某某是涉案专利申请的实际发明人。
在该案中，对于涉案专利申请发明人的判断，法院重点是从涉案专利申请所列发明人所需具备的技能以及对涉案专利申请研发所做的贡献等因素进行考虑。结合本案和《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第六条规定等相应规定，发明人的判断一般被认为是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
关于“实质性特点”的含义和评判，我国专利法和实施细则中并没有具体的规定，有观点认为可以参考创造性类似的概念和评判标准，对发明和实用新型而言，与《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”中提到的“实质性特点”具有同样的含义，在一般情况下对应于《中华人民共和国专利法实施细则》第二十—条第一款规定的独立权利要求特征部分记载的“区别于最接近的现有技术的技术特征”[2]。在武汉光迅科技股份有限公司与河南仕佳光子科技股份有限公司、周某某等专利申请权权属纠纷案[3]中，湖北省武汉市中级人民法院认为“AAWG产品是一个很宽的范围，不同的产品会有不同的技术特征，涉案专利申请既然作为专利在申请，其理应是在现有技术上有更进一步的改进与提高，也即有其区别于其他产品的实质性特点”，也是支持了区别于最接近的现有技术的技术特征的观点。
关于如何确定发明人资格的“创造性贡献”中的“创造性”以及其是否与专利法第二十二条第三款中“创造性”相同问题，我国专利法和实施细则中也没有具体的规定。有观点认为虽然属于同一词汇，但各自的评判角度不同，作为授予发明专利权条件中的创造性，是将要求保护的技术方案与现有技术中记载的有关技术方案相比，以评判二者在实现方式和产生的效果方面的差别大小。而作为确定发明人资格的“创造性贡献”是指当有两个以上的自然人对一项发明创造的完成做出贡献的情况下，评判其中哪些人对形成发明创造的“实质性特点”作出了贡献。结合福建利众诚食品有限公司、福建欧瑞园食品有限公司等专利申请权权属纠纷案，陈某某系从事其他辅助工作的人，故未能被认定为涉案专利申请的实际发明人。
二、发明人与单位之间关系判断
发明人与单位之间存在劳动关系或者与专利法实施细则第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提。但发明人与单位之间是否存在劳动关系或工作关系的判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。
在乐尔公司、白某某与多维公司专利权权属纠纷案[4]中，最高人民法院认定根据专利法及其实施细则的规定，关于职务发明的认定，应注意：第一，适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果，归属于该单位。第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。
单位与发明人之间签订劳动合同，双方之间建立劳动关系，以及单位与发明人之间存在借调、兼职、实习等临时工作关系，一般可以认为单位取得对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权，非上述情形以外，须结合双方的意思自治和实际实施的行为、事实，综合判断单位是否取得对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。
三、执行本单位的工作任务的判断
《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
根据上述规定， “执行本单位的工作任务”所完成的发明创造，可以区分为两种情况：1.履行单位工作任务中完成的发明创造；2.离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造。两种情形中的工作任务既包括单位的本职工作任务，也包括本单位交付的本职工作之外的工作任务，但是两种情况对于发明创造的完成时间要件和内容要件并不相同。第一种是针对履行本单位工作任务的过程中完成的发明创造，此类职务发明创造应当满足如下要件：完成时间要件是在发明人与单位工作关系的存续期间内，内容要件是发明创造的内容必须属于发明人在单位工作任务的内容；第二种情形是针对“发明人在离开原单位1年内作出的”发明创造，此类职务发明创造应当满足如下要件：完成时间要件扩大到发明人与原单位解除劳动关系1年内，内容要件不限于发明创造属于发明人在原单位工作任务，还包括了与原单位工作任务有关的内容。
在实践中，专利权属纠纷大多是由于第二种情况即员工跳槽所引起，此时，关于离职1年内完成的与原单位工作任务有关的发明创造中“有关的发明创造”的认定，对于维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡至关重要。
在深圳市卫邦科技有限公司诉李某某、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属案[5]中，最高院认为在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，应综合考虑四个方面的因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
四、主要利用本单位的物质技术条件的判断
职务发明创造的另一种类型是发明人主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第三条规定“物质技术条件，包括资金、设备、器材、原材料、未公开的技术信息和资料等”。。对“主要利用”的理解，在郑州新材科技有限公司与宋某某专利权权属纠纷上诉案[6]中，最高院认为专利法第六条第一款对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定，是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定，对此应理解为，其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。结合该案，“主要利用”的判断标准，即完成发明创造过程中对于上述原单位物质、技术条件的使用程度，该物质、技术条件在发明创造的完成的重要性上居于主要地位，没有该物质技术条件的帮助，发明创造就难以顺利完成。
此类职务发明创造虽然与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类发明创造的专利申请权和专利权也归属于单位所有。不过，2000年修改《专利法》时，已允许单位与发明人通过合同来约定利用单位的物质技术条件所完成的发明创造的归属。
五、结语
结合上述案例，可以总结归纳法院在审理职务发明创造界定中过程以及重点考虑因素，即首先明确涉案专利申请的发明人，然后确定发明人与单位之间是否存在劳动关系或临时工作关系，最后确定发明人作出的某项发明创造是否系执行本单位的任务所完成的发明创造或主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造。该裁判思路，对于我们处理职务发明创造权利归属纠纷，提供了法律指引和操作方向。
参考：
- （2021）最高法知民终1351号民事判决书
- 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2012.7
- （2020）鄂01知民初201号民事判决书
- （2020）最高法知民终1258号民事判决书
- （2019）最高法民申6342号民事裁定书
- （2020）最高法知民终1848号民事判决书