君龙IP实务谈丨诱导侵权成立的主观要件 2011年Global-Tech v.SEB S.A.案

        美国专利法规定了两种专利侵权类型:直接侵权(direct infringement)及间接侵权(indirect infringement)。直接侵权规定在美国专利法第271条(a):当被控侵权人实施了争议专利的全部技术特征时将被认定直接侵权。间接侵权包括诱导侵权(induced infringement)以及辅助侵权(contributory infringement),分别规定在美国专利法第272条(b):任何人积极地诱导对专利的侵权,都应承担侵权责任,以及第272条(c):一方如果销售、许诺销售或进口获得专利权的机器、产品等的零部件或用于实施专利方法的材料或仪器,且这些物品是发明的重要组成部分,并且明知提供的组成部分是供他人侵犯专利之用而非通用产品,则会被认定辅助侵权。
        直接侵权的认定采用严格责任制,侵权方是否知道或是否有意而为侵权行为并不重要。从法条看,间接侵权里的“辅助侵权”成立的要件包括“明知提供的组成部分是供他人侵犯专利之用”。因此,辅助侵权的成立要件包括主观的“明知”其提供的部件是用在侵权产品上。
        然而,对于间接侵权里的另一侵权类型“诱导侵权”,即,第三方指示、引导或建议其他方实施侵权行为,美国各法院从美国专利法第272条(b)出生以后的五十多年里无休止的争论该条款是否要求第三方知道行为侵权或有侵权的故意。
        联邦法院在里程碑案件DSU Med. Corp.v. JMS Co.后达成了一致的意见,认为既然是“积极地诱导”,必然要求诱导方存在“明知”和“故意”。尽管如此,所谓的“明知”要求的程度仍然不确定,要明知哪些事项?是要明知自己的行为会导致他们制造或销售产品,还是必须明知专利的存在?由于法条的不明确,引发了2011年美国联邦最高法院的Global-Tech v. SEB S.A.案。

        案件背景
        本案的原告SEB S.A. (下称SEB)为一家法国家电制造商,其发明了一种不会烫手的油炸锅产品,并于1991年获得美国专利,专利号为4,995,312。SEB公司透过其在美国的合作对象T-Fal公司在美国境内销售油炸锅产品。本案的被告是香港公司Pentalpha,也是一家家电制造商,是美国公司Global-Tech的子公司。
        1997年,SEB的美国竞争对手Sunbeam Products, Inc. (下称Sunbeam)曾委托Pentalpha设计类似于SEB销售的不会烫手的油炸锅。为此,Pentalpha在香港购买并仿制SEB外销至美国境外的油炸锅设计,再销售给Sunbeam。Sunbeam随后于美国境内出售Pentalpha所供应的油炸锅。
        Pentalpha公司在香港购买的这款SEB 油炸锅,因为属于海外销售,故在产品上并没有标示美国专利字号。Pentalpha公司仿制了SEB的油炸锅后,请了一位律师进行专利分析,但Pentalpha没有告诉律师,此设计直接仿制SEB公司的产品。因此,该律师并没有发现SEB公司的美国专利,故在1997年8月,其提出分析意见,认为Pentalpha的油炸锅,并没有侵害任何人的专利。原告SEB声称,Pentalpha公司的总裁熟悉美国专利体系,并知悉SEB在美国获取过专利。而且,Pentalpha公司与SEB曾有过商业合作,并知道SEB的美国竞争对手Sunbeam计划在美国出售其设计的油炸锅。
        1998年,SEB控告Sunbeam侵犯4,995,312号美国专利。Sunbeam公司随即通知Pentalpha公司涉诉情况。然后,Pentalpha公司并未停止供应油炸锅,继续向其他客户,包括Montgomery Ward销售侵权的油炸锅。SEB于1999年起诉Pentalpha及Montgomery Ward侵权。

        地区法院阶段
        SEB提出两点主张: (1)Pentalpha将油炸锅卖给Sunbeam的销售行为直接侵犯了SEB的专利;(2) Sunbeam在美国境内转售油炸锅的行为直接侵犯了SEB美国专利,由于油炸锅是由Pentalpha所供应,故Pentalpha的行为还构成诱导侵权。
        Pentalpha公司辩称,并没有足够证据,可证明其违反第271条(b),因为Pentalpha公司在1998年4月得知Sunbeam被控告之前,并未真正知道(actually know)SEB公司的专利存在。
        2006年,地区法院判决Pentalpha恶意侵权、诱导侵权,并责令其赔偿原告经济损失465万美金。在一审阶段,Pentalpha针对地院的多项裁定提出上诉,其中包括地院对被告要求法官针对诱导侵权指控做出法律判决(judgement as a matter of law)的动议驳回的裁定。Pentalpha认为,请求法官对诱导侵权主张进行法律判决的动议是正确的,因为被告对专利的存在并不知情。

        联邦巡回上诉法院(CAFC)阶段 &“刻意忽视”(deliberate indifference)标准
        CAFC支持地区法院针对诱导侵权指控的判决,认为第271条(b)的诱导侵权,必须有两个要件:
        1)原告证明,侵权人明知或应知其行为将引起真正的侵权;
        2)原告证明,侵权人明知涉案专利存在。
        CAFC认为,虽然没有明确证据证明Pentalpha 公司在1998年4月以前明知该专利之存在,但却有证据证明,Pentalpha公司刻意地忽略一个已知的风险,就是SEB拥有受保护专利的风险。上诉法院认为,这种忽略,跟“真正知情”并无不同,属于一种“真正知情”的一种形式。套用这种理解,Pentalpha抄袭SEB油炸锅的设计、向律师隐瞒抄袭的事实以及熟悉美国专利法操作种种均表明,Pentalpha刻意忽视该产品受专利保护的风险。因此,CAFC维持对Pentalpha不利的一审判决。

        美国最高院阶段 &“蓄意视而不见”(willful blindness)标准
        Pentalpha公司上诉到联邦最高法院,认为诱导侵权的要件中,必须要求侵权人明知该专利的存在,而不可以用CAFC的“刻意忽略已知侵权风险”的标准取代。
        最高院维持了CAFC关于Pentalpha成立诱导侵权的判决,但不支持“刻意忽视”这一主观标准,认为“蓄意视而不见”(willful blindness)才是专利法第271条(b)要求的主观认知标准。
        首先,最高院认同,第271条(b)虽然没有规定“明知”的要件,但是既然要求诱导方“积极诱导”,诱导方必然采取积极的步骤,带来想要的结果。因此,诱导必然是故意的行为,要求“明知”的心里状态。其次,最高院认为,“明知”包含两个含义,其一是明知自己的诱导行为,其二是明知涉案专利的存在。
        但是,在衡量侵权人是否“明知”的标准上,最高院不认同CAFC的标准,而援引了刑法上的 “蓄意视而不见”的标准。这个标准需具备二个要件:
        (1)被告主观上相信,某事实的存在具有高度可能性(“the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists”);
        (2)被告采取刻意的行为以避免得知该事实(“the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact”)。
就第一要件,最高院的标准不仅要求侵权人知道“已知风险”(known risk),而是要求知道某个事实存在的“高度可能性”。即,最高院的标准对原告的诱导侵权的举证责任更高。最高院认为,“蓄意视而不见”的范围相对“刻意忽略”较窄,更合理,尤其对于专利密集度高的行业,例如半导体行业。在半导体行业,企业几乎为每一步的创新都申请专利保护,在专利保护如此密集的行业里,企业只要推出新产品就很容易就被认定为知道相关产品存在专利保护的风险(known risk),从而被指控诱导下游企业专利侵权,这样对上游企业的加工生产是极为不利的。
        就第二要件,最高院的标准要求被告采取刻意的行为,以避免得知第一要求中知道的事实,而CAFC的“刻意避免”的标准不要求侵权人主动采取措施。
        回到本案,最高院认为,Pentalpha曾经做过市场调查,知道SEB油炸锅的销售量在成长,可以推测其必然存在比较特殊的技术。这也使得Pentalpha公司决定仿制SEB之产品。而且,Pentalpha公司刻意购买了在香港销售的SEB油炸锅,其应该知道在海外销售之产品上,不会标示美国专利字号。此外,Pentalpha公司找律师进行专利分析时,刻意不告知其产品乃仿制自SEB油炸锅的信息。以上种种,均足以让陪审团认定:(1)被告Pentalpha公司主观上相信有高度可能性SEB油炸锅有专利保护;(2)Pentalpha采取刻意步骤避免得知该事实。因此,最高法院认定,Pentalpha公司蓄意地视而不见其产品会侵权的事实。

        司法实践中“蓄意视而不见”(willful blindness)标准的具体适用
        第一要件:被告主观上相信,某事实的存在具有高度可能性。
        在司法实践中,美国法院通常依据哪些事实来认定“被告主观上相信,某事实的存在具有高度可能性”呢?
        首先,法院会判断被告对某一事实的知情是“笼统的”还是“具体的”?如果是前者,法院会认定,被告主观上并不相信某一事实的存在具有高度可能性。那么,问题又来了,如何区分“笼统的”知情和“具体的”知情呢?
        第一,被告和原告的关系。法官通常会考虑被告对原告业务的了解程度来判断,例如被告和原告在案发之前是否曾有合作关系?两者在行业内的竞争程度等。第二,专家报告或意见的结果。例如本案,如果被告在委托律师事务所出具专利侵权风险调查报告前,全面向律师披露相关知识后,律所出具的报告是Pentalpha公司不会侵权任何知识产权。在这种情况下,法院会倾向于认定,被告主观上并不相信某一事实的存在具有高度可能性。第三,被告本身具有的相关专业能力。法官在适用上述第一要件的时候,经常参考被告在相关领域具有的专业能力。如有被告具有相关的专业能力,那么法官更倾向认定,被告主观上相信某一事实的存在是及其可能的。例如本案中,Pentalpha公司的主营产品也是不烫手的油炸锅产品,所以对产品的技术应该比较熟悉。更重要的是,Pentalpha公司知道其反向工程的产品就是SEB公司制造的,并且知道SEB在美国销售该油炸锅。在这一点上,如果Pentalpha公司抄袭的产品没有任何线索指向SEB公司,那么最高院在第一要件的认定上,都很有可能做出Pentalpha公司不会明知其抄袭的产品存在专利保护的风险。
        第二要件:被告采取刻意的行为以避免得知该事实(“the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact”)。
        第二要件中的“采取刻意的行为”通常指“明显的身体行为”(“overt physical act”)或纯“心理上的避免”(“psychological avoidance”)。前者指被告主动将自己与某一事实“绝缘”,这样可以否认知道某一事实的存在。顾名思义,“明显的身体行为”要求被告采取主动的行为来避免得知某一事实。后者指应当采取而未采取基础的调查从而导致对基础的事实不知情,是心理上的放任状态。
        按照上面的分类标准,Pentalpha公司向律师隐瞒SEB是他们抄袭产品的制造商这一行为应归类于“明显的身体行为”,因为其刻意回避告诉律师真相,避免了知道SEB专利存在这一事实。那么,退一步而言,假设Pentalpha公司并非主动隐瞒,而是忽略了律师报告存在的错误或缺失,或者律所报告本身就存在信息不足或瑕疵,那么法院会认定被告“采取刻意的行为”吗?
        基于案件的事实,最高院认为,即使Pentalpha公司并非主动隐瞒,但是由于Pentalpha公司先前与原告存在专利诉讼或和解,油炸锅领域内先前的侵权诉讼或和解,Pentalpha公司一直知道SEB公司的油炸锅是创新型的产品,并在美国销售,并且Pentalpha公司对美国专利法体系非常熟悉,这些事实足以认定Pentalpha公司存在“心理上的避免”。

        结论
        通过Global-Tech v.SEB S.A.案,最高院在专利诱导侵权的问题上引入刑法上的概念“蓄意视而不见”的主观要件,将其等价于“真正知情”,并明确必须明知:1)明知所诱导行为侵权专利,并且2)知情相关专利的存在。

        对我国企业的警示
        美国最高院通过本案件对诱导专利侵权的规则的重新制定,反映出间接侵权在知识产权案件当中的重要性。这背后深刻的产业背景,值得高度重视和深入研究。这个案子的被告是为美国品牌企业进行定牌加工生产(OEM)的香港小家电生产和设计企业,并未在美国境内制造、销售、许诺销售或进口,貌似美国专利法“鞭长莫及”。但是,从上面的分析可见,诱导侵权者可以在美国境外实施诱导行为。所以,即使进行类似生产经营模式的中国大陆企业一旦发生相同的纠纷,美国企业可以直接参照Global Tech的判决思路进行诉讼。因此,相关国内企业应当及时调整经营策略,防患于未然。

        我国的相关立法
        2016年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中第二十一条明确规定了“帮助侵权”及“诱导侵权”:
        第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
        明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
        从上述规定看出,我国的立法和美国有异曲同工之妙,“诱导侵权”同样要求诱导侵权方必须明知:1)明知所诱导行为侵权专利,并且2)有关产品受专利保护。但是,美国最高院判例的精髓在于,起草判决书的法官在判决书里陈述了其它法官的不同观点,通过不同观点的交织更能理解最终判决背后的精神,以及为判决提供了更详尽的事实认定。

【注释】
1. 35 U.S.C. 271 (a) “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

2. 35 U.S.C. 271 (b) “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer”

3. 35 U.S.C. 271 (c) “Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

4.见判决书:DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006)

5. 见判决书:Carrillo, 435 F.3d at 780 (quoting United States v. Craig, 178 F.3d 891, 896 (7th Cir.1999)).