在本篇收集的另外一个案例“2011年Global-Tech v.SEB S.A.案”(涉及诱导侵权的主观要件)中,最高院在诱导侵权的问题上确定:被告须“明知”或“蓄意视而不见” :1)相关专利的存在,而且2)被诱导的行为构成专利侵权。
可见,区别于直接侵权行为的严格责任,间接侵权的认定须判断专利实施方的主观意图。所以,很自然的,“被告是否善意相信自己的行为不侵权”在美国的司法实践上可以作为依据考量被告的主观动机并最终用于酌定被告的赔偿额。但是,CAFC在以往的司法判例中并未从原则上区分“被告善意相信涉案专利无效”与“被告是否善意相信自己的行为不侵权”,认为这两种情形等同,均可作为对抗诱导侵权的抗辩,无形中扩大了对被告“主观意图”范围的认定。
最高院在2015年Commil USA v. Cisco案中,明确认定,“被告善意相信涉案专利无效”不能作为诱导侵权指控的抗辩。最高院的法官进一步分析直接侵权的情形,直接侵权虽然是严格责任制,无须考虑被告的主观意图,但是在判定被告是否恶意侵权这个问题上,与诱导侵权类似同样须要分析被告的主观意图。在判决中,最高院也明确认定,“被告善意相信涉案专利无效”也不能作为恶意侵权指控的抗辩。
案件背景
本案中,专利权人是Commil USA公司,其专利是一个执行短距离无线通信网络的方法专利。被告Cisco公司是制造和销售无效通讯网络设备的公司。2007年时,原告Commil公司在德州东区联邦地区法院,对被告Cisco系统公司提起侵权诉讼。Commil公司主张,Cisco因为制造及销售网络通讯设备,而直接侵害其专利。此外,Commil公司也主张,Cisco公司因销售侵权设备给其他人使用亦构成诱导侵权(induced infringement)。
地区法院阶段
德州东区地区法院一审判决:陪审团裁决Commil公司的专利有效,且Cisco构成直接侵权,判决被告需赔偿370万美金。但陪审团认为Cisco不构成诱导侵权。对此判决结果,原告Commil认为,Cisco的律师在审判中做出一些不适当的说明,而要求重新组成陪审团重新审理(new trial),而地区法院准许此请求。
第二次陪审团审理过程中,关于诱导侵权的主张,Cisco辩称,其基于善意相信(good-faith belief)Commil专利为无效,并提出支持此主张的证据。但是地区法院裁定,不准许Cisco提出此证据于陪审团前。地区法院法官对于此裁定,并没有说明理由,但法院似乎认为,当原告主张被告构成诱导侵权时,被告相信该专利为无效,并不能成为“不构成诱导侵权”的抗辩。最终,一审陪审团认定,Cisco构成诱导侵权,并赔偿Commil公司6,300万美元。
联邦巡回上诉法院阶段
Cisco不服提起上诉,上诉的几个理由中特别提出,其认为基于善意相信专利无效,属于诱导侵权的一种抗辩。联邦巡回上诉法院负责审理此庭的三位法官中,多数意见支持Cisco的见解,认为若侵权被告基于善意相信该专利无效,可以推翻诱导侵权中主观的故意要件。其中一个法官提出不同意见,认为,被告善意相信专利无效,不可作为不构成诱导侵权的抗辩。因为,是否构成侵权,与被告“觉得有机会使该专利无效”的信念无关。当事人双方都申请联邦上诉巡回法院全院审理(en banc trial),多数意见拒绝受理。当事人又上诉最高法院,最高法院受理此案。
最高院阶段
1)专利侵权与专利有效性属于不同议题,不可混淆。
最高法院认为,该案涉及直接侵权与共同侵权的区别,故先从专利法第271条(a)的直接侵权说起。专利法第271条(a)规定:“除本法另有规定,任何人在美国境内制造、使用、提供销售、销售任何受专利保护之发明,或输入美国任何受专利保护之发明,在专利有效期间,均侵害该专利”。从条文上来看,被告的心理状态并不重要。亦即,可以说直接侵权属于严格责任(strict-liability)。
辅助侵权规定于第271条(c),其明文规定了“知情”(knowing)要件。因此,被控侵权人须知道该专利存在,且知道其辅助的行为构成专利侵害。相对地,诱导侵权规定于第271条(b),其规定:任何人积极地引起一专利的侵权,应负侵权人之责任。虽然条文上没有提到“知情”(knowing)要件,但根据2011年最高法院所判决的Global-Tech Appliances v. SEB S.A.案(收录在本篇当中),其认为诱导侵权与辅助侵权源自同一个理论,故诱导侵权应如同辅助侵权一样,被告必须“知道该专利存在”,且知道其行为将导致直接侵权人的直接侵权行为。
而本案争议与上述问题有点不同,即,被告知道该专利存在,但相信该专利无效。因此,本案要探讨的是,要构成第271条(b)之诱导侵权,是否必须知道或相信该专利有效(knowledge of, or belief in, a patent’s validity)?换句话说,若被告基于善意相信该专利无效,是否可作为诱导侵权之抗辩?
进而,最高法院要讨论,到底被告相信系争专利无效,可否作为诱导侵权之抗辩。最高法院所提的答案为否定。
最高法院认为,诱导侵权的主观要件(scienter element),关心的是“侵害行为”,而侵害行为与有效性属于不同的问题。专利法第271条(b)的文字,仅要求被告“积极地引起侵害行为”(actively induced infringement)。而由于“侵害行为”与“有效性”在专利法中,属于不同的议题。因此,“相信专利有效”并非诱导侵权的主观要件。
长久以来,专利权人提起侵害诉讼,其专利都被推定为有效。亦即,专利权人不需要先证明其专利有效,即可提出侵害诉讼。被告若在诉讼中要推翻此一推定,必须以清楚且具说服力之证据标准(clear and convincing standard)推翻此推定。但是,如果“相信专利无效”可作为诱导侵权之抗辩,则被告只要证明他合理地相信该专利为无效,即可免除诱导侵权责任,那么,对于专利有效的推定,就大打折扣。
当然,一个专利无效,就绝对不会构成侵权。但是,专利制度要良好运作,须法院解释和执行专利法的体系,决定各种程序与顺序(例如证明构成侵权行为、主张专利无效),好让当事人得以遵循。因此,专利无效与专利侵权,在程序上乃不同之程序,不可混淆。
如果被告真的相信该专利无效,本来就有其他管道可以使用。例如,其可以提起确认诉讼,要求联邦法院确认该专利无效;也可以向PTAB申请多方复审程序(inter partes review)主张专利无效,在12到18个月内就可以得到结果。又或者,如同本案中Cisco所使用的,向PTAB申请单方再审查(ex parte reexamination)。最后,被告也可在侵权诉讼中,提出专利无效抗辩。而且,若对诱导侵权创造出新的“相信专利无效”抗辩,将使诉讼更加拖延,增加诉讼成本,也使陪审团判断上更加混乱。
2)无意义的滥诉问题已经有合适的治理途径。
美国存在大量公司或个人,拥有自己的专利,但并不自己制造产品,而是向他人索取授权金。就是我们通称的“NPE”。通常这种公司会寄发律师信,到处向人索赔,而并没有事先作过严格专利比对。这种公司取得授权金,并不一定是对方真的构成侵权,而可能是部分收到律师信的公司,因为担心高额的诉讼费用,而愿意支付授权金。这种随意提出的请求,称为“无意义之请求”(frivolous claim)。
最高法院知道,可能会有这种问题存在。不过,本案中,当事人并没有主张原告之请求乃无意义之请求。不过,最高法院仍要提醒各地方法院,其有职责避免人民提出无意义的诉讼。如果有人民向联邦法院提出无意义诉讼,法院有权力根据联邦民事诉讼规则第11条(Fed. Rule Civ. Proc. 11)惩处其律师。地方法院也有权根据专利法第285条,在极端例外情形(exceptional cases)判败诉原告支付胜诉被告之律师费用。
最高法院认为,一方面,被告有其他管道可以主张专利无效,二方面,又有上述制度可避免专利权人提出无意义请求,那么,已经足以避免专利权人滥诉问题。因此,仍应维持专利法中,将专利无效与专利侵害两议题区分开来,亦即,“相信专利无效”不可作为不构成诱导侵权之抗辩。最后,最高法院撤销CAFC的判决,将本案发回重审。
结论
通过Commil USA v. Cisco案,最高院认定,被告善意相信涉案专利无效并不能作为共同侵权指控的有效抗辩,因为专利是否有效与是否侵犯专利是两个不同的问题,不应被混淆。
对我国企业的警示
2016年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中第二十一条明确规定了“帮助侵权”及“诱导侵权”:
第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
从上述规定看出,我国针对“诱导侵权”的立法和美国有相似之处,同样要求诱导侵权方必须明知:1)明知所诱导行为侵权专利,并且2)有关产品受专利保护。但是,与美国联邦法院不同,中国审理专利侵权纠纷的法院对专利是否有效的问题没有管辖权。如果被告欲宣告一专利无效,必须向国家知识产权局的专利复审委员会申请。所以,被告是否善意相信专利无效在中国法院从来不是一项可用的抗辩。
但是,我们可以将这个案例延伸至直接侵权中的“恶意侵权”行为。美国法院对“恶意”的认定与共同侵权中的主观意图(“明知”或“蓄意视而不见”)的判断有相似之处。既然“善意相信专利无效”不能对抗诱导侵权的指控,类似的,它也极有可能不能用来对抗“恶意侵权”的“恶意”的认定。根据我们的普遍认知,如果专利实施人在实施某项专利之前聘请律师出具涉案专利无效的意见书,专利实施人很有可能就免于被美国法院认定“恶意侵权”,因为尽了合理注意的义务。那么,在这个案子以后,即使有律师出具的专利无效的法律意见书,专利实施人在善意相信专利无效的情况下去实施专利,仍有可能在美国被认定恶意侵犯原告的专利权,从而须承担三倍的赔偿金。所以,我们仍须三思而后行。
[注释]
1.见判决书: Commil USA, LLC. v. Cisco Sys. Inc., 135 S. Ct. 1920, 1926 (2015),在判决书中最高院反驳原告对Global-Tech v.SEB S.A.案的解读,认为明知的事实不仅包括专利本身,而且包括明知被诱导的行为会引起专利侵权。
2.见判决书:Commil USA, LLC. v. Cisco Sys. Inc., 135 S. Ct. 1920, 1926 (2015)