美国专利权用尽原则(Patent Exhaustion Doctrine)，也称为“首次销售”原则（First-sale Doctrine），是由美国法院在1942年的一个判例所建立，而非如我国是明文规定在专利法的条文里。专利权用尽规则是指，一旦专利权人或经其授权的人将专利产品投放到流通领域，其对专利产品的控制就应受到限制。按照此规则，一旦一件产品在专利权人的许可下出售，其商业流通将不受专利法的规制。
建立专利权用尽的理论基础是，当专利权人通过其第一次合法销售已取得了合理的利益，如果允许其权利延续到销售后的产品的流通和使用上，则显然会给公众的生活带来不便，妨碍商品的流通，不利于商品经济。因此，为防止对专利权的保护超过合理限度、对正常的经济秩序产生不良影响，制定了专利权用尽的规则。
但是，对于方法专利是否适用专利权用尽的规则，美国最高院则是在60多年以后的Quanta Computer v. LG Electronics案中确立。本案探讨的是一个已经超过有一百五十年的专利法老理论 — 专利用尽理论是否仍应该可以用来限制专利权人现今几乎不受羁绊制定授权条件的权利。由于本案涉及了众多台湾计算机厂商，包括广达(Quanta Computer, Inc.)与华硕(Asustek Computer, Inc.)等，因此备受各界注目。更由于此案涉及了在目前国际上复杂产业供应链之下，专利权人可以如何规范下游厂商组装，甚至终端消费者使用专利产品的行为。
案件背景
本案原告LG Electronics（以下称“LGE”）于1999年购买取得了一批和计算机科技相关的专利组合，包含了本案的三件涉诉美国专利（US4,939,641、US5,379,379、US5,077,733），之后并将这三件专利以交互授权的方式授权给英特尔，允许英特尔制造与销售使用这些专利技术的微处理器与芯片组。除了专利授权许可协议，双方还签署了一份总协议。在总协议里，LGE明确要求英特尔通知其客户，专利授权许可协议不容许将授权生产或销售的英特尔产品和非英特尔的产品结合使用。根据主协议的约定，英特尔向其客户发出了书面的通知，其中包括本案被告Quanta Computer（以下称“Quanta”）。Quanta等则是知名计算机制造厂商，向英特尔购买微处理器与芯片组，并安装至他们自己生产的计算机当中。LGE因此于2000至2001年期间对Quanta等厂商提出专利侵权诉讼。本案被告主张LGE授权英特尔，而被告从英特尔处合法购入涉案的微处理器及芯片组，适用专利权用尽。
地区法院审理阶段
地区法院于2002年做出有利于被告Quanta的简易判决(summary judgment)，理由是LGE的专利在英特尔出售其相关产品之后即专利权耗尽。LGE认为，由于英特尔的产品只有安装在计算机中才会侵犯其专利，因此，出售英特尔产品本身不能导致专利权耗尽。地区法院不采纳LGE的观点，认为权力用尽的理论适用于不完整的产品（unfinished products），条件是：这些不完整的产品除了组成涉案产品以外没有其它实质性的用途。地区法院没有接纳LGE随即提出的英特尔产品的替代性用途，判决Quanta从英特尔处购买这些零部件是出于它们唯一的合理用途，触发权利用尽规则。
对于LGE在合同中做出的限制，地区法院进一步阐述，专利权用尽仅适用于没有附件条件的销售，但是本案LGE在协议做出的声明并非销售的附件条件，故仍适用专利权用尽的规则。
2004年双方再次在该地区法院发起诉讼，第二次诉讼则涉及同样专利的方法专利涉嫌侵权。地区法院认为专利用尽理论仅适用于装置或是物质的专利范围项，而不适用于流程或是方法的专利范围项。由于每一件涉案的LGE专利都包含方法的专利范围项，因此地区法院认为专利用尽理论不适用于本案中。部份被告与LG庭外和解。而对于其他被告，LGE则提出上诉，这部份则包含了Quanta。
联邦巡回上诉法院（CAFC）审理阶段
在完成上诉审理后，CAFC上诉法院部分维持原判，部分改判。
首先，在LGE和英特尔之间的主协议上的限制条件能否排斥权利用尽规则的适用问题，CAFC做出改判。CAFC引用在先案例“Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.”，该案例规定专利用尽规则不适用于“附带明显限制条件的销售或许可”。CAFC认为，根据主协议和授权许可协议，英特尔的销售是有限制条件的，违背了限制条件的销售不能触发权利用尽规则。
其次，对于方法专利是否适用权利用尽的问题上，CAFC认可地区法院的判决，认为方法专利不存在权利用尽的问题。
CAFC的判决使得LGE大胜。Quanta不服判决，上诉至最高法院。
最高院审理阶段
最高院在审理本案后，再次毫无悬念的完全推翻CAFC的判决。
最高院批判了CAFC在判决上的三个明显错误：
首先，CAFC认为方法专利不适用权利用尽，这是非常荒谬的。其次，CAFC对英特尔销售的产品的理解太狭隘了。即使英特尔销售的部件只有置于计算机当中才会直接实施LGE的涉案专利保护的系统和方法，但是该部件在出售的时候实质上体现了LGE的涉案发明，因此应该适用权利用尽的规则。最后，最高院认为CAFC对LGE及英特尔之间的许可协议理解有误。在考虑是否“附带条件的”的许可的问题上，仅应该考虑专利许可协议本身，而不应附带考虑另外一份主协议，而专利许可协议本身并未给英特尔的销售施加任何限制条件。基于上述原因，最高院认为，既然英特尔的销售是无附带条件的，该部件已经出售即耗尽LGE的专利权。
争议点的梳理
1）争议焦点1： 权利用尽规则能否适用于方法权利要求？
最高院认为，地区法院与CAFC认为方法权利要求不适用权利用尽，这种认定缺乏学术基础，而且与最高院先前的判决冲突。
首先，远在本案以前，最高院就已经在很多的判例中明确了方法权利要求适用权利用尽的规则，例如，Ethyl Gasoline Co. v. United States （受专利保护的燃料添加剂一经出售即耗尽在燃油机中使用该燃料添加剂的方法权利要求）、United States v. Univis Lens Co等。
其次，如果允许方法权利要求不适用权利用尽，专利申请人可能为了避免将来的权利用尽的争辩，提前设计专利申请的撰写，通过简单的撰写技巧撰写成方法权利要求，这会严重破坏现在的权利用尽原则。
因此，最高院指出，即使受专利保护的方法不能像与产品一样的方式出售，但是，一旦体现该方法的产品出售，即耗尽该方法权利要求的全部权利。
2）争议焦点2：不完整产品的出售能否耗尽相关的专利权？
虽然英特尔销售的零部件本身并不完全覆盖LGE的涉案权利要求，但是最高院仍然认为该零部件充分体现了涉案的发明，从而启动权利用尽的原则。
在这个问题上，最高院援引了United States v. Univis Lens Co.案例的两步测试法（two-pronged test）：第一步：销售的不完整的产品除了实施涉案专利本身，是否有其它替代性的实质性用途？2）销售的部件是否体现了涉案专利的实质性的发明点？
具体地，最高院认为，英特尔的产品除了与非英特尔出售的产品结合使用从而实施涉案专利以外，别无其它合理性的非侵权用途（“reasonable noninfringing use”）。其次，与United States v. Univis Lens Co.一案中的镜片毛呸一样，涉案专利的全部发明点都体现在英特尔销售的零部件身上，而且两个案件的涉案专利的最后一个步骤都是惯常步骤，不具有任何创造性。因此，最高院认为，如果未实施的步骤是常规的步骤或未包括的部件是产品的标准配置，即使销售不完整的产品仍可以触发专利权用尽的规则。
3）争议焦点3：经授权的销售才可以耗尽专利权
本案另一个焦点问题在于许可合同的条件对LGE专利权是否用尽的影响。在二审阶段，LGE提出：专利授权合同中对英特尔的销售做出明确限制，限制英特尔销售的产品必须在自己生产的计算机上使用。然而，Quanta却无视这种限制，将销售的产品在非英特尔产品上使用。LGE认为这种“附带明显条件”的许可可以突破专利用尽，在销售之后仍可以获得侵权救济。CAFC支持了LGE这一主张。
法律界当时预测，最高院的判决会在销售条件能否突破权利用尽这个问题上做出支持或反对的意见。事实上，最高院的判决最后并未涉及该问题，而将该争议点限缩至合同的解释上，让业界人士大失所望。
针对LGE的主张和CAFC的观点，最高院认为: LGE和英特尔签署了两份协议，一份是主协议，一份是专利授权协议。LGE做出的销售限制是在主协议中约定的，专利授权协议没有设置任何限制条件，授权的范围几乎无限制。因此，最高院认定，从专利授权协议本身看，LGE对英特尔的授权许可没有涉及任何限制，因此，一旦产品合法销售则启动专利权用尽规则，LGE无权对销售的产品再主张其专利权。
可见，最高院的判决并未解答“限制条件能否突破专利权用尽”这个疑问，仅仅是分析了合同条款解释的问题。对于这个问题，最高院是在9年以后的2018年Lexmark International v. Impression Products案中给出答案。这个案子也收录在本书中。
总结
通过该案，最高院重审，方法专利适用专利权用尽的规则，并且，销售不完整的产品可以耗尽相关专利权，前提是：1）销售的产品部件的唯一合理用途正是实施涉案专利本身；2）销售的产品部件体现了涉案专利的全部发明点。
中国关于方法专利权利用尽的规定
关于权利用尽，《中国专利法》仅在六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：(一) 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”。中国没有明确的法律法规或司法解释规定方法专利是否适用权利用尽的规则。
关于方法专利是否权利用尽的问题，北京知识产权法院在2015年审理西安西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司专利侵权案【（2015）京知民初字第1194号】中首次做出解释。
案件要点
西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司侵犯其涉案专利ZL02139508.X。原告主张，被告在涉案手机的设计研发、生产制造、出厂检测过程中须验证手机无线局域网鉴别与WAPI功能（保密基础结构）是否正常，以便确认能否通过工信部的入网检测。在此过程中，被告必然要单独实施涉案专利。
涉案专利保护的是一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，该方法必须由三个主体共同实施：移动设备、AP设备及AS设备。被告辩解，在WAPI功能测试过程中用到的AP及AS设备是实现涉案专利的专用设备，该设备经原告合法销售，故涉案专利已经权利用尽。针对被告的意见，原告反驳，认为本案涉及的AP及AS设备并非实施WAPI技术的专用设备，故涉案专利不存在权利用尽的问题。
法院意见
北京知识产权法院认为，根据上述专利法第六十九条第一款的规定，我国现行法律框架下，方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。进一步，北京知识产权法院指出，《专利法》第十一条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
在未经授权的情况下，“使用其专利方法”属于专利法意义上的侵权行为。但是，“使用其专利方法”并未出现在专利法第69条第1（1）项，所以在立法者看来，“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，所以“使用方法专利”不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴。本案中，涉案专利方法是使用方法专利，非制造方法专利，故不存在权利用尽的问题。所以，原告销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。
北京高级人民法院经二审审理之后在“使用方法专利不适用权利用尽”的问题上，也是支持了北京知识产权法院的意见。
可见，在方法专利是否权利用尽的问题上，中国和美国法院的司法实践是一致的：方法专利存在权利用尽，但是，仅仅制造产品的方法（methods that embody the products）能权利用尽，使用方法专利不存在权利用尽的问题。2018