君龙学苑 | 代理笔记⑭：专利复审要利用好前置审查程序

专利复审是一个具有挑战性的工作。

“据公开数据库统计，复审决定日为2020-2024年的复审案件中，中国发明专利共提交复审案件10.4万件，占总驳回量218.1万件的4.8%，而这些复审案件中，撤回原驳回决定的2.06万件，复审成功率仅19.8%”[1]。也就是说，每100件驳回发明专利中只有5件进行了专利复审，而这5件中只有1件通过专利复审能够撤销驳回决定。因此，对于一件被驳回的专利，要不要复审需要在全面评估之后作出合理决策[2]。

如果决定进行专利复审，就需要充分了解复审程序：前置审查+合议审查。笔者在这里结合实务经验对做好前置审查给出以下三方面说明。

一、前置审查程序的新变化

目前实施的《专利审查指南（2023）》关于前置审查程序的规定是“复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查，并由审查部门提出前置审查意见。 ”之前的规定则是“转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查”。

由此可见，前置审查还在专利审查部门（注意并不是复审和无效审查部）进行审查，但不再是“作出驳回决定的原审查部门”。
这一制度安排有利于增强前置审查的实质性作用，避免了原审查员进行前置审查的不利因素。但是，由于承办前置审查工作的审查员不对请求人公开，请求人在前置审查阶段不能主动联系该审查员进行电话沟通，在一定程度上关闭了向审查员主动沟通的通道。书面审查是前置审查的主要审查方式，因此，需要对提出复审请求的复审书面材料进行充分准备。
《专利审查指南（2023）》自2024年1月实施以来，已有一年半的时间，我们相信前置审查程序在实践中不断优化调整。

二、为前置审查做好准备

尽管前置审查程序不再是由原审查员进行审查，但是如果复审书面材料还延续驳回决定之前意见陈述中的理由、内容和呈现形式，仅想通过复审程序再争取一次审查的机会，那么这种复审思维和做法可能在起步的时候就已经处于不利的境地。因此，需要更加积极的复审准备。

第一，做好修改准备。复审阶段可以对权利要求做进一步的修改，这种修改包括形式上的修改，例如在不扩大保护范围的前提下，对权1中的内容进行编排调整，以期在表达逻辑上更加合理。通过修改以后，有利于让前置审查程序中的审查员关注修改后的内容，而不是仅仅局限于驳回决定对应的内容。

第二，做好证据准备。复审阶段可以进一步增加证据，例如与本专利相关的产品、视频图片、现有技术、演进历程、商业价值、司法案例等，提供这些证据可以增强审查员对专利内容的感性认识和扩大认知范围，有利于跳出书面审查受限于文字概念和专业术语的局限。

第三，做好说理准备。主要是根据申请专利的发明点和证据阐述符合专利法授权条件的理由。在有限篇幅中要图文结合进行说理，不要寄希望审查员详细翻阅申请文件，而是要把关键内容主动呈现出来；要注重前后说理的逻辑编排和审查员顺序阅读的心理感受，重要的发明点可以先说、多角度印证说和总结强调说，要有打动审查员或引起审查员重视的心理预期。

第四，做好抗辩准备。对于驳回决定中的驳回理由和对比文件，需要分清主次进行抗辩说明。这种抗辩不能仅做形式上的不认可，需要结合对比文件的技术内容和法规依据进行说明。还要有意识的寻找驳回决定中的审查漏洞，要善于利用法律思维而不能仅仅局限于技术思维去抗辩。

三、前置审查撤销驳回案例

笔者近期处理的一件电路类发明专利复审案件中，在前置程序就实现了撤销驳回的决定[3]，如图1所示。

图1 复审决定书部分截图

结合前述说明，我们对该案例说明如下：
（一）合理编排内容。该案的复审理由包括的一级目录如下“一、对本申请权利要求1做进一步修改；二、对本申请权利要求1技术方案的进一步阐释说明；三、关于对驳回决定的抗辩说明”。这种编排方式有利于根据审查员的阅读顺序，以“先入为主”的方式先强调本申请的创新内容。有了这种铺垫和心理建设以后，再针对驳回决定中不合理的地方进行抗辩说明，会产生较好的说服力。
（二）注重技术差异。把明显的技术差异以图文结合的方式呈现出来。例如，本申请中的FPGA芯片与ROM芯片、RAM芯片共用相同的控制接口和数据接口（即复用总线），如图2所示：

图2 复审案例中申请文件的电路组成说明图

而对于对比文件3，如图3所示，外部的FLASH是通过第二总线连接MCU，外部的RAM是通过第四总线连接MCU，这与本申请中的ROM芯片和RAM芯片是共同复用的同一控制接口和数据接口完全不同，本申请不需要对比文件3中的第二总线和第四总线。因此对比文件3的技术教导明显不同于本申请，也不具有本申请“可以节省接口连线的数量，降低电路板的布线难度和节省电路板空间，有利于电路板小型化”的优势。

图3 举例复审案中对比文件3的电路组成说明图

（三）大胆抗辩说理。强调本申请与对比文件3的上述技术差异重在强调事实，而这种事实反映的是具体电路的组成差异。但是，驳回决定却忽略了这种事实基础，给出了第一功能描述句：“对比文件3 公开的通过设定片选信号来选择从RAM 或FLASH 中加载程序” ，主要是突出强调了片选信号的作用，却忽略了连接的两个总线和多路选择器也是必不可少的电路组成。该第一功能描述句不能完整代表对比文件3实现该功能的具体电路实现形式。
在驳回决定中还给出了第二功能描述句：“优先从其中一存储模块中加载程序即在程序调试阶段一直加电并设定优先从RAM 芯片向处理器芯片加载程序”。以及，在第一功能描述句和第二功能描述句之间构成了一种逻辑推理关系，其逻辑推理结构就是“在第一功能描述句的基础上，根据场景需求实现第二功能描述句，对于本领域的技术人员结合本领域惯用技术手段是可设置的”。
我们认为这种逻辑推理具有迷惑性，容易掩盖实现相应功能的电路差异。我们知道，电路通常是由“电子元器件+器件连接关系+信号作用关系”作为一个整体才具有其实际物理意义，这种仅在电路功能上进行推理，却忽略了实际的电路组成，属于脱离事实的空洞结论。
专利复审的前置审查程序是在收到复审受理通知书后就会启动的程序，通常是在1个月内完成。如果能够在前置审查程序中撤销驳回专利，将会有利于增强专利授权的时效性，这也是我们需要重视该前置审查程序的一个重要原因。