2024年5月21日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对LKQ公司申请宣告通用汽车公司（下面简称“GM”）一项外观设计专利无效案做出了行政全席裁决[1]（En banc），裁决外观设计专利的显而易见性审查标准应与发明专利（utility patent）的显而易见性审查标准相同，即较为灵活的“Graham”标准，推翻了现行的“Rosen-Durling”审查标准[2]。
案件背景
LKQ公司诉GM案重点关注 35 U.S.C. § 103下评估外观设计专利非显而易见性的审查标准。涉案外观设计为GM公司拥有的专利号为D797,625的美国外观设计，该专利涉及车辆前挡泥板的设计，该设计特别用于2018至2020款雪佛兰Equinox。
针对上述外观设计专利，LKQ向美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（以下简称”PTAB”）请求双方复审（Inter Parte Review）程序，认为该设计相对现有设计的组合不具备非显而易见性，并引用专利号为D773,340（“Lian”）的现有设计，以及一份2010年公开的现代汽车使用的前挡泥板设计的宣传手册。
PTAB采用Rosen-Durling审查标准，认为请求人LKQ未能提供与涉案设计产生“基本相同”视觉印象的现有设计，因此维持专利有效。
LKQ不服PTAB的行政决定，向联邦巡回上诉法院提起行政诉讼。LKQ提出，以往的Rosen-Durling审查标准采用了严格的规则，与最高法院在KSR案[3]中的裁决不一致，该案使用的是“Graham”标准。GM则反驳，美国最高法院在KSR案中并未明确指示放弃之前的“Rosen-Durling”标准，并且KSR案涉及的是发明专利，并非外观设计专利，不能作为参考。
经审查，联邦巡回上诉法院的三名法官组成的陪审团与PTAB的意见一致，认为请求人LKQ未能提供与涉案设计产生“基本相同”视觉印象的最接近的现有设计，并明确指出，在没有“最高法院的明确指示”下，法院不会摒弃“Rosen-Durling”标准。
LKQ不服一审判决，申请联邦巡回上诉法院的全席审判。联邦巡回上诉法院极为罕见地同意LKQ的申请，并于审查后撤销了PTAB的决定，将案件发回重审，要求使用新的审查标准进行进一步的审查。
什么是现行的“Rosen-Durling”审查标准？
“Rosen-Durling”审查标准是用于评估外观设计专利是否具备§ 103 规定的非显而易见性。该审查标准是两步判断法：第一步是判断是否存在与涉案外观设计专利“基本相同”的“主要引证文献”（Rosen Reference）。如果没有找到基本相同的现有设计，则显而易见性的审查结束，无须做第二步的评估。实务中，第一步判断的成立门槛相当高，很多案件止于第一步的判断。第二步是判断是否存在“次要的引证文献”（Durling references），“次要的引证文献”必须与“主要的引证文献”非常相关，以至于引证文献本身可给出启示，使得有动机修改“主要的引证文献”以形成具有与涉案外观相同整体视觉的外观设计。
采用现行的Rosen-Durling审查标准，联邦巡回上诉法院发现LKQ引用的主要引证文献Lian与涉案专利存在显著差异，整体视觉印象存在明显不同，从而结束了第一步的显而易见性的审查，作出了专利具备非显而易见性的结论。
什么是发明专利创造性审查适用的“Graham”标准？
如前所述，在全席审查下，联邦巡回上诉法院否决了Rosen-Durling 的审查标准，认为应采用审查发明专利的非显而易见性相同的审查标准—“Graham”标准。该标准并非新的标准，与Rosen-Durling审查标准不同，其强调灵活的分析路径。
“Graham”标准是采用四要素的判断标准：第一个因素是评估现有技术/现有设计的范围和内容。联邦巡回上诉法院认为，这种评估应基于相对范围较广的同类技术/设计，从而推翻了之前“基本相同”的严苛门槛。在确定现有设计时，类似设计的范围应包括与涉案外观设计的制造品来自同一领域的全部现有设计。
第二个因素是，在确定现有设计与所要求保护的外观设计之间的差异时，联邦巡回上诉法院要求对整个外观设计进行视觉比较，而不是对选定的单个特征进行比较。
第三个因素是，在评估本领域普通技术水平时，法院应当考虑与涉案设计相关领域所涉及产品的普通设计师的知识。
第四个因素是将次要引证文献与主要引证文献相结合的动机，结合的动机不限于现行标准要求的来自引用的文献本身，而可能来自引证文献之外的各种因素，例如商业成功、行业赞誉等，并且有人抄袭涉案设计本身也可以视为一种结合动机。
本案的影响
该案将会对外观设计专利的显而易见性的审查产生重大而深远的影响，然而灵活的审查标准也必然会增加法律的不确定性。虽然从表面上看，此案对于制造假冒和仿冒产品的人来说可能是一场“胜利”，但从反面观之，专利权人也同样可以从更多的角度去说明为什么进行现有设计的组合是非显而易见的。然而，一个很确定的方向是，对外观设计名称的选择应当更加谨慎，因为外观设计名称与产品的相关应用领域高度相关，而应用领域又与确定现有设计的范围和内容息息相关。
参考资料
[1] 美国最高法院和州最高法院无一例外进行全席庭审，而联邦和州上诉法院一般只委派三名法官主持上诉审，仅在案件争议性很大或合议庭法官对主要法律问题意见不一时，才进行全席庭审。当事人也可以申请上诉法院进行全席庭审，但极少被批准。
[2] LKQ Corp., Keystone Auto. Indus., Inc., v. GM Global Tech. Operations LLC, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. 2024)
[3] KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)
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