2024年4月26日国家知识产权局(下称国知局)发布了2023年度专利复审无效十大案件,包括发明专利无效案7件、实用新型专利无效案1件、外观设计专利无效案1件和发明专利申请复审案1件。案件涉及基因工程、锂离子电池、交叉学科等前沿技术领域,并对标准必要专利、权利冲突的判定、优先权的认定、人工智能能否登记为专利发明人等典型法律问题进行了深入阐释[1]。
近日,君龙律所组织大家学习了其中9个案件,并形成系列学习性文章,通过这些典型案例,让大家了解最新的专利授权确权标准,以期为客户提供更加专业的法律服务。
本文是第7个案件,涉及“一种复合装饰板”实用新型专利(下称本专利)无效。本专利侵权案件的生效判决认为,被诉侵权人(无效请求人系该被诉侵权人的经营者)提交的现有技术证据所展示的商品无法体现“塑料薄膜”这一技术特征。在本专利无效宣告中,请求人提交前述证据作为最接近的现有技术,主张其中“吸塑”一词隐含公开了本专利的“塑料薄膜层”,并补充公知常识性证据进一步说明“吸塑”的技术含义,合议组根据请求人的前述主张,结合本专利说明书中关于“吸塑”的记载,推翻了前述生效判决认定的事实。随着其他争点的解决,国知局最终作出第563521号无效决定,宣告专利权全部无效。
对于本文标题提出的“依据生效判决认定的事实来佐证己方观点是否一定得到支持”这一问题,笔者认为是不一定的,本案就是未得到支持的一个典型案例。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第93条规定,已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人无需举证,有相反证据足以推翻的除外。本案充分考虑新出现的公知常识性证据,并作综合分析,认为上述证据已经充分证明了“吸塑”即为在某一结构表面通过真空吸附的方式覆塑料薄膜,因此隐含公开了其产品具有“塑料薄膜层”,足以推翻人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实。
本案阐明了无效程序中如何把握生效裁判“所确认的事实”的范畴,以及如何判断“相反证据足以推翻”的规则和标准,具有示范意义。
以下分别为本专利基本信息、本专利无效历程、本次入选十大案件无效决定详解和案件启示。
一、本专利基本信息
本专利的基本信息如表1所示,关于技术方案的理解,可参见图1。
表1 本专利基本信息
图1 本专利权利要求书及附图
二、本专利无效历程
本专利自2021年起,共历经4次无效宣告请求,具体信息如表2所示,其中前3次均维持有效,第4次则被宣告全部无效,本次入选十大案件的是第4次无效决定(下称本决定)。
表2 本专利历次无效[2]
三、本次入选十大案件无效决定详解
(一)无效证据
证据1:FR1225453A及其中文译文
证据2:(2023)粤佛华南证字第2141号公证书,其具体内容包括证据2.1至2.5,其中证据2.1为微信号为“rx5591”,微信名为“Aaron·广东新俊-饰面智能装备”的微信用户于2019年5月15日发布的朋友圈内容;证据2.5为抖音号为“A13923185591”,用户名为“新俊数控”的抖音用户于2019年3月15日发布的名称为“客户纯多层板做出比中纤板还牛”的抖音视频(参见第44-47页),证据2.5的相关视图如图2所示:
图2 证据2.5
证据3:JPS63-126701A及其中文译文
证据4:JP2002-283310A及其中文译文
证据5:JP2003-334802A及其中文译文
证据6:(2021)粤江江门第4040号公证书
证据7:CN207387884U
证据8:CN106217506A
证据9:CN106827155A
及其他7份公知常识证据
(二)无效理由
权1-6不符合专利法第2条第3款的规定(口审时放弃)
权1-6不符合专利法第26条第4款关于清楚的规定(口审时放弃)
权1-6不符合专利法第22条第3款的规定
权1-4不符合专利法第22条第2款的规定
创造性评述方式包括:权1相对于证据2.1及证据1的结合不具备创造性,权2-4的附加技术特征由证据2.1得到,权5、6的附加技术特征为公知常识。
(三)争议焦点-证据2.1是否公开了“塑料薄膜层”
1.本专利权利要求1技术方案
一种复合装饰板,其特征是:包括依次层叠设置的塑料薄膜层(1)、原子灰层(2)和实木夹板(3),所述实木夹板(3)一体化设置有装饰槽(4),所述原子灰层(2)的底部浸入所述装饰槽(4)中,顶部光滑设置并与所述塑料薄膜层(1)粘贴连接。
2.最接近现有技术公开的技术方案
证据2.1公开的技术内容包括文字和三张配图,该文字内容为:“客户创新专利技术《涂料水性灰盖住夹板毛刺》雕刻完造型光滑漂亮,同时再通过‘新俊数控’免硅胶正负压吸塑做到真正90度垂直到位的立体效果非常棒”,第一张配图上可见,其上贴有“百分百纯多层实木吸塑、防水、防潮”、“大自然欠你的好门找我”的标签。
由证据2.1公开的上述技术内容可知,其公开的木门结构属于一种复合装饰板,由第一张配图及其上的标签“百分百纯多层实木”可知,该木门具有实木夹板且其上一体化设置设有装饰槽,由“客户创新专利技术《涂料水性灰盖住夹板毛刺》雕刻完造型光滑漂亮”可知,其具有涂料水性灰层,且该涂料水性灰用于盖住毛刺即相当于其底部浸入装饰槽,顶部光滑设置。
3.针对焦点的各方观点
(1)请求人观点
对于“塑料薄膜层”这一特征,请求人认为:证据2.1中的“吸塑”即隐含公开了其具有“塑料薄膜层”,这属于公知常识。
(2)专利权人观点
专利权人认可“吸塑”隐含公开了“塑料薄膜层”,但在证据2.1所示的产品图中无法直接看出实木夹板上具有原子灰层、塑料薄膜层,且在与本专利相关的侵权纠纷二审中当事人曾使用过相同的证据进行现有技术抗辩,现该二审判决–(2022)最高法知民终1214号已生效,该判决认为,微信朋友圈展示的商品无法体现“塑料薄膜”、“原子灰层”等技术特征,该证据无法单独、完整展示相关产品的技术特征,被诉侵权人主张的现有技术抗辩不能成立。
(3)合议组观点
首先,本专利说明书第0016段,对“吸塑”的具体含义记载如下:“本实施例中,所述塑料薄膜层1真空吸附在所述原子灰层2的顶部,此为塑料加工领域常用的吸塑工艺”;其次,请求人于口审当庭提交的证据6’(《家具材料》,张建华、夏兴华主编,中国海洋大学出版社,2018年3月第1版第1次印刷)第132页记载:“吸塑是一种广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业的塑料加工工艺,主要原理是将平展的PVC薄膜硬片加热变软后,采用真空吸附于装饰内材的表面,冷却后成型。高级办公家私、橱柜门、浴柜门、家装套门、装饰板表面常采用PVC片进行真空吸塑贴面”,根据证据6’以及本专利说明书的记载,可知“吸塑”即为在某一结构表面通过真空吸附的方式覆塑料薄膜,因此合议组认为证据2.1记载的“吸塑”已隐含公开了其产品具有“塑料薄膜层”。虽然上述观点与二审判决对于证据2.1是否公开“塑料薄膜层”认定不同,但根据我国民诉解释第93条,“对于已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人无需举证证明”,“但当事人有相反证据足以推翻的除外”,合议组认为上述本案中的证据6’以及本专利说明书记载的关于“吸塑”的定义已足以推翻二审判决中有关“塑料薄膜”的相关认定,证据2.1已公开了其产品具有“塑料薄膜层”。
四、案件启示
(一)对于已经被生效判决认定的事实,亦应当进行理性判断
已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人虽然无需举证,但亦应进行充分评估。
试想,如果无效请求人在证据2.1作为侵权案件中的现有技术抗辩证据未得到法院支持的这一情况下,消极地认为,连生效判决都认定该证据无法体现“塑料薄膜”,又如何才能让合议组认可该证据能够体现“塑料薄膜”,从而放弃该证据,就不会有本决定了。
在本决定中,无效请求人在该证据基础上,提供了新的与“塑料薄膜”相关的公知常识证据,经过充分地说理,最终让合议组接受证据2.1隐含公开了其产品具有“塑料薄膜层”,并最终实现了无效本专利的目的。
(二)本专利的历次无效决定给专利无效带来的启示
1.无效证据检索范围
除了常见的专利、论文、书籍等证据外,还可多关注申请日前公开的网页、视频、微信朋友圈等。
本决定中最接近的现有技术证据2.1来自微信朋友圈,关于该证据是否可以作为现有技术证据,合议组认为“至少自2017年开始在其朋友圈经常性地推广、宣传和销售饰面产品等,且证据2.1朋友圈所显示的文字内容及图片也皆具宣传目的,结合以上信息来看,该微信用户发布该朋友圈的目的在于宣传、推广相关产品,因此可认定证据2.1所示的朋友圈自发布之日起就处于非私密状态具有高度盖然性。因而在无相反证据的情况下,证据2.1的内容自发布之日起已处于公众想得知即可得知的状态,属于专利法意义上的公开。由于微信朋友圈内容自发布之后,发布者只能对其进行删除操作,未提供可对其进行编辑的功能,因此可认定证据2.1发布时间为2019年5月15日,在本专利申请日之前,可以作为评价本专利创造性的现有技术证据使用”。
2.面对多次维持有效的专利,客观分析未成功的原因,争取在后续无效中可以避免
在本专利第1次、第3次无效中,在“一体化装饰槽”这一技术特征上,现有技术证据与本专利存在明显区别,故难以成功无效本专利。
在本专利第2次无效中,除了技术特征存在差异外,技术效果也存在显著差异,证据1是在定向刨花板表面涂覆腻子,以达到使其平滑、遮盖刨花图案、防水防潮的目的;证据2是在MDF板的V字槽内涂敷基底处理剂及着色涂料,其基底处理剂用以覆盖V字槽的切削面,抑制涂料的过度吸收,以解决表面整体的色调上出现浓淡不均的技术问题;而本专利的技术效果为提高结构强度,故亦难以成功无效本专利。
参考资料
[1]国知局官网,2023年度专利复审无效十大案件发布[EB/OL](2024.04.26)[2024.07.05]https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/4/26/art_3382_4.html
[2]国知局中国及多国专利审查信息查询网站,[EB/OL](2023.09.01)[2024.07.05]https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/detail/index?zhuanlisqh=w8%252BoIAvWgama98hhx4kkIw%253D%253D&anjianbh
作者简介
团队介绍
君龙IP团队由专利代理师、律师以及技术专家组成,技术领域覆盖计算机、互联网、通讯、半导体、电子、光学、机械、物理、生物和化工等领域。目前君龙拥有双证律师13人,技术经纪人3人,承办的专利诉讼案件1000余件,专利无效案件100余件,专利挖掘和布局项目300余件,FTO分析案件50余件。
君龙律所被认定为深圳市第一批专精特新“专业化”律师事务所,君龙主要提供知识产权法律服务,包括知识产权侵权诉讼、许可与转让、尽职调查、海关查处等,为海内外企业提供全方位的知识产权事务托管及战略策划法律服务。我们的特色业务有:知识产权法律顾问、从诉讼角度撰写专利、专利布局与挖掘、专利分析(产品上市、产品出境、确定研发方向、FTO、专利监控分析等)、专利无效、专利侵权比对、专利回避设计、知识产权取证、批量维权、专利诉讼、行政查处、海关查处、知识产权合规、知识产权制度建设(含商业秘密制度建立)。我们的服务领域有:新能源、生物医药、芯片、电子消费、军工。
君龙律所秉承“让法律服务更有力量、更有温度”的企业使命,全面跟踪国际和国内商业、法律、技术发展动态,在信息通信、集成电路、人工智能、机械电子、生物医药等技术领域具有丰富经验,始终为客户提供高质量服务。