2024年4月26日国家知识产权局（下称国知局）发布了2023年度专利复审无效十大案件，包括发明专利无效案7件、实用新型专利无效案1件、外观设计专利无效案1件和发明专利申请复审案1件。案件涉及基因工程、锂离子电池、交叉学科等前沿技术领域，并对标准必要专利、权利冲突的判定、优先权的认定、人工智能能否登记为专利发明人等典型法律问题进行了深入阐释[1]。
近日，君龙律所组织大家学习了其中9个案件，并形成系列学习性文章，通过这些典型案例，让大家了解最新的专利授权确权标准，以期为客户提供更加专业的法律服务。
本文是第5个案件，涉及“用于序列操纵的系统、方法和优化的指导组合物的工程化”发明专利权无效宣告请求案（下称本专利）。专利权人为布罗德研究所有限公司、麻省理工学院、哈佛大学校长及研究员协会，无效宣告请求人为株式会社图尔金。本案涉及的CRISPR/Cas9技术被称为“基因魔剪”，曾在2020年获诺贝尔化学奖。本案是通过《专利合作条约》（PCT）途径进入中国的专利申请，在先申请的四个申请人中仅两人向在后申请人作出权利转让。本案争议焦点在于在后申请人是否有权要求优先权。经审理，国家知识产权局作出第563732号无效宣告请求审查决定，宣告专利权部分无效。对于经PCT途径进入中国的专利申请，当前后申请人不一致时，我国《专利审查指南》规定有权要求优先权的情形包括：在后申请人是在先申请人之一，在后申请人由于在先申请人的转让、赠与或其他方式形成权利转移。本案从优先权性质出发，对上述规定作出了合理的解释与适用，即优先权转让可以视为是基于申请权的“使用许可”。当在先申请存在多个申请人时，其中部分申请人作出优先权转让并未剥夺其他申请人转让的权利，这种理解符合鼓励发明创造的立法宗旨。决定认定，本案情形满足“在后申请人是在先申请人之一”的法定条件，在后申请人有权要求优先权。
以下分别为本专利基本信息、本专利无效争议焦点、案件启示。
一、本专利基本信息
本专利的专利号为201380070567.X，申请日为2013年12月12日，授权公告日为2021年5月7日，授权公告号为CN105121648B，专利权人为布罗德研究所有限公司、麻省理工学院、哈佛大学校长和研究员协会，发明人为F.张、L.丛、P.苏和F.蓝，优先权数据包括：US 61/736527 2012.12.12，US 61/748427 2013.01.02，US 61/758468 2013.01.30，US 61/769046 2013.02.25，US 61/791409 2013.03.15，US 61/802174 2013.03.15，US 61/806375 2013.03.28，US 61/814263 2013.04.20，US 61/819803 2013.05.06，US 61/828130 2013.05.28，US 61/835931 2013.06.17，US 61/836127 2013.06.17。
2015年9月8日国知局针对本专利下发的《办理手续补正通知书》指出，“上述专利申请，申请人要求了优先权，经审查，存在以下缺陷，应当自收到本通知书之日起2个月内补正。根据专利法实施细则第31条、第110条的规定，期满未补正或补正后仍不符合规定的，该要求视为未提出。在先申请号为61/835931，61/836127，61/736527，61/748427，61/758468，61/769046，61/791409，61/802174，61/806375，61/814263，61/819803，61/828130的在先申请，在先申请的申请人和本专利申请的申请人不一致，未提交优先权转让证明”。专利申请人于2015年10月8日提交了优先权转让证明进行补正。
二、本专利无效争议焦点
本专利无效争议焦点为本专利权利要求1-44是否能够享受P1和P2的优先权。
（一）在后申请的申请人的主体资格是否符合能够享受优先权的条件
1.合议组查明的事实
本专利系通过PCT途径进入中国国家阶段的专利申请，该申请的国际申请提交日为2013年12月12日，其申请人为布罗德研究所有限公司（下简称A）、麻省理工学院（下简称B）、哈佛大学校长及研究员协会（下简称C），发明人为ZhangFeng，Cong Le，Hsu Patrick，以及Ran Fei，提交申请时，要求了申请US 61-736527（即P1），US 61-748427（即P2）等多件在先美国申请的优先权，在国际阶段提交了相应的优先权文件的副本，其中P1的申请日为2022年12月12日，P2的申请日为2013年01月02日，这两件被要求优先权的临时申请的发明人均为Zhang Feng，Cong Le，Habib Naomi，Marraffini Luciano四人（美国临时申请中，只有发明人，没有申请人）。在该PCT申请进入中国国家阶段后，初审部门经核实发现本申请的申请人与P1，P2的申请人（发明人）不一致，于是发出了要求办理手续补正通知书。在收到补正通知书后，申请人提交了转让证明相关文件，其中包括在先申请的发明人ZhangFeng将其对P1和P2的优先权转让给了A和B（转让证明落款日期为2013年12月10日），Cong Le将其对P1和P2的优先权转让给了C（转让证明落款日期为2014年06月06日），但没有提交另外两位在先申请的发明人Marrafifni Luciano和Habib Naomi签字的转让证明。
2.与优先权相关的规定
（1）本国优先权
《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.4节对于要求本国优先权的规定为，“要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致；不一致的，在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件”。
（2）外国优先权
《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节对于要求外国优先权的规定为，“要求优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件”。
（3）进入中国国家阶段的国际申请要求优先权
《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节对于进入国家阶段的国际申请提供享有优先权的证明的规定为，“审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请，符合下列情况之一的，应当认为申请人有权要求优先权：（1）在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。（2）在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。（3）在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。对于（3）的情况，除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外，申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件，或者是经过公证的复印件”。
3.请求人观点
本专利要求优先权的P1和P2为美国临时申请，在《专利审查指南》第三部分没有针对在先申请和在后申请存在“多个申请人”且“完全不一致”的情况作出明确具体规定的情况下，基于《专利审查指南》第三部分第1章“引言”部分的规定，应当参照《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节的规定，对于“国内申请要求外国优先权”和进入国家阶段的PCT申请而言，在申请人完全不一致的情况下，均需要全体在先申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。本案属于申请人完全不一致的情况，应当提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。
即使假定在先申请人①+②分别将权利转让给（A）+（B）+（C），也不能等同于上述规定中所述“申请人之一”的情况，更不能允许“申请人之一”随意转让其他申请人的合法权利。若允许“申请人之一”未经其他申请人同意随意转让、处分其他申请人的专利权利，将会严重损害其他申请人的合法权利和利益。
4.专利权人观点
虽然《专利审查指南》第一部分在优先权转让证明部分强调了“全部申请人”，但其针对的是国内申请，在第三部分针对进入国家阶段的PCT申请的相关规定中，并未出现“全部”二字，文字表述的不同也代表二者的要求并不相同。事实上，国内申请要求国内优先权的条件比要求国外优先权的条件严苛也说明了不同情形要求不一样。从国内申请要求国内优先权、国内要求国外优先权到PCT申请要求外国优先权的要求应该是逐步放松的，不能认为针对所有情形的规定都是完全一样的。
美国专利制度中，临时申请的申请人只能是个人，一般在个人提出申请后会进一步签署转让协议将所有的权利转让给其所在的单位（类似职务发明），虽然本案属于前后申请人不一致的情形，但实际上，在“申请人 Zhang Feng 将在先临时申请的全部权利/所有权/利益转让/售卖给A、B”和“申请人Cong Le将在先临时申请的全部权利/所有权/利益转让/售卖给C”后，A、B、C已经成为在先申请的申请人，即在先申请人在转让后相当于已经变更成A、B、C，Habib Naomi和Marraffini Luciano。此时，在后申请以A、B、C的名字提出，属于《专利审查指南》中规定的在后申请的申请人是在先申请人之一的情形（即第二种情形），应当可以享受优先权。
5.合议组观点
针对不同情形，对于主体资格的要求不完全相同。国内申请要求本国优先权时，对于主体资格的要求相对最严格，其中在有权要求优先权的情形中，明确排除了在后申请的申请人是在先申请的申请人之一的情形。而针对进入国家阶段的PCT申请，如果在后申请的申请人是通过权利转移而享有优先权时，仅规定证明文件应当由“转让人签字或者盖章”，其中并未强调应由“在先申请的全体申请人”签字或者盖章。本案为进入中国国家阶段的国际申请，即PCT申请，因此，应适用《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节的相关规定。虽然《专利审查指南》第三部分第一章引言部分提到“本章没有说明和规定的，应当参照本指南第一部分第一章、第二章和第五部分的规定”，但如上所述，在该部分第一章第5.2.3.2节已经作出上述具体规定的情形下，本案不属于应当参照适用指南第一部分相关规定的情形。
《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节明确列出了应当认为申请人有权要求优先权的三种情形，具体包括：“在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人”、“在后申请的申请人是在先申请的申请人之一”和“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权”。对于这三种情形之间的关系，合议组认为，第三种情形侧重于获得权利的“动态过程”的描述，而第一种和第二种情形侧重于对于“静态标准”的把握，因此，第三种情形和第一、第二种情形并非严格意义上的互相排斥的并列选择关系，而类似过程与结果的关系。当“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移”而满足第一、二种情形所罗列的“在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人”或者“在后申请的申请人是在先申请的申请人之一”的静态标准时，应当可以享受优先权，这也是“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权”所指的第三种情形成立的内在要求。
结合图1，本案中，在先申请人之一Zhang Feng将在先临时申请的全部权利/所有权/利益转让/售卖给A和B，Cong Le 将在先临时申请的全部权利/所有权/利益转让/售卖给C”，在转让后，可以视为在先申请的申请人实质上已经变成A、B、C与另外两位未提交转让证明的在先申请人Habib Naomi和Marraffini Luciano组合形成的共同申请人形式，此时，本专利的申请人A、B、C属于在先申请中A、B、C、Habib Naomi和Marraffini Luciano组成的共同申请人的一部分，属于上述《专利申请指南》中规定的在后申请的申请人是在先申请人之一的第二种情形，因此，属于可以享受优先权的情形。
图1
从优先权的性质来说，所谓“优先权”，是指申请人在一个成员国首次提出专利申请后，在一定期限内就相同主题在其他成员国提出专利申请的，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出的。换句话说，申请人提出的在后申请与其他人在首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就相同主题所提出的申请相比，享有优先地位。这是优先权一词的由来。优先权制度是与专利申请的先申请原则、专利地域性等密切相关的一项制度。优先权不具有与申请权类似的财产权性质，本质上仅仅是判断新颖性或创造性时申请人所享有的时间上优先的权利，但其与申请权也存在紧密联系，依赖于申请权，不能脱离申请权单独存在，是由申请权派生出来的一种时间上优先的权利，因此，通常认为其地位和重要性低于申请权。
与申请权转让时的受让方的相对唯一性相比，单纯的优先权转让可以同时针对多个不同的受让方进行。如果一项在先申请在有些情况下可以派生出多个涉及不同技术方案的在后申请，将在先申请的优先权转让给一个在后申请人并不影响再继续将优先权转让给其他的涉及其他方案的在后申请人；如果在先申请仅涉及一个技术方案，针对不同在后申请人所进行的多次的优先权转让即使涉及完全相同的技术方案，这些不同的在后申请人的能否享受优先权的地位也是相同的，在先的优先权转让并不会直接导致在后的优先权转让无效，只是在实质审查的过程中不同的在后申请人可能需要协商解决重复授权的问题。由此可见，与申请权的转让相比，单独的优先权转让本质上类似于已授权专利的普通许可，属于一种基于申请权而产生的使用权的授权许可。当在先申请存在多个共同申请人时，其中单个申请人所作出的优先权授权许可并未剥夺其他在先申请人针对其他主体作出类似授权许可的权利，因此，对在先共同申请人中其他申请人的权利影响相对较小。给予了共同申请人中每个个体相对自由和灵活的享受优先权的操作空间，更有利于专利权的产生和推广运用。综上认为，请求人提出的进入中国国家阶段的国际申请的转让证明必须要求所有转让人签字或盖章的理由不成立。
（二）在先申请是否记载了相同的主题
合议组认为P1、P2记载的载体系统的含义和范围均不同于权利要求1所限定的由所述两种成分组合形成的组合物，两者所涉及的主题并不相同，权利要求1不能享受P1和P2的优先权。基于此，权利要求3、4、8-15引用权利要求1的技术方案也不能享受P1和P2的优先权。
权利要求2、16、30涉及的载体系统这一主题已经记载在优先权文件中，所限定的相应技术特征也均记载在P1和P2中。虽然上述内容记载在P1、P2的不同的段落，但记载在不同段落中的内容并非就必然属于不同的技术方案，完全不能进行组合，对这些泛泛描述的概括性内容的理解应站在本领域技术人员的角度，从整体考虑的角度来进行综合判断。基于此，本专利权利要求2、权利要求3、4、8-15引用权利要求2的技术方案、权利要求5-7、16-44可以享受P1和P2的优先权。
三、案件启示
基于本案，笔者总结了针对进入中国国家阶段的国际申请能否享有优先权的判断公式：
进入中国国家阶段的国际申请（PCT）享有优先权=在后申请人与在先申请人满足要求（要件1）+在后申请主题与在先申请主题相同（要件2）+在先申请系该同一主题的首次申请（要件3）+在后申请的申请日在在先申请的申请日起十二个月内（要件4）
注：
1.要件1、2、3、4需同时满足；
2.要件1的判断标准为满足以下3种情形之一即可：（1）在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人；（2）在后申请的申请人是在先申请的申请人之一；（3）在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权；
3.要件2和要件3的判断标准均为：是否能从在先申请文件中直接、毫无疑义地得出。
参考资料
[1]国知局官网，2023年度专利复审无效十大案件发布[EB/OL](2024.04.26)[2024.06.10]https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/4/26/art_3382_4.html
[2]国知局中国及多国专利审查信息查询网站，[EB/OL](2023.10.20)[2024.06.10]https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/detail/index?zhuanlisqh=86wiH6zzRgsMQ5%252FEJYxc8g%253D%253D&anjianbh
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