本案是一起侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷案，案号是（2021）最高法知民终434号。
2015年7月31日，专利权人向国家知识产权局申请了涉案专利，2019年4月30日获得授权，二审庭审时涉案专利处于有效状态。专利名称为“罐式容器装配台及装配方法”。
2013年12月，专利权人与本案其中一个被诉侵权人成都某公司签订了标罐筒体与封头组对装配机合同，合同载明设备名称为“罐箱筒体与封头组对装配机”，型号为HBGZ-40，合同金额为782000元。专利权人主张其在双方合作过程中提供了设备生产图纸及具体细节设计思路和要求。双方在该合同中，未约定知识产权和技术成果归属问题。
2016年9月，专利权人又与成都某公司签订了设备采购合同，合同载明设备名称为“筒体与封头组对装配机”，型号为HBGZ-50，合同金额为108万元。在该合同中约定了双方保密义务，以及约定了知识产权归属属于双方共有。
2017年8月，被诉侵权人成都某公司与本案另一被诉侵权人南通某公司签订设备采购合同，成都某公司向南通某公司出售封头筒体组对机1台，型号为HBGZ-50(Y)，合同金额为94.5万元。南通某公司随后又向本案的第三个被诉侵权人靖江某公司出售该设备，并且合同约定由南通某公司承担相应的知识产权责任。三被诉侵权人的前述交易发生于涉案专利的发明专利临时保护期内。
原审庭审中，各方当事人均认可型号HBGZ-40和HBGZ-50的封头组对装配机的区别在于生产制造罐体的体积不同，操作过程中采用的驱动方式存在差异，两者在结构上及具体焊接操作中使用的方法与涉案专利所请求保护的产品结构和方法相同。
并且，在原审案件中，成都某公司通过合同中明确约定及庭后的陈述，明确放弃了其与专利权人在合作中可能取得的相关技术成果的权利。因此，相应的技术成果应归本案专利权人（即原告）所有。
涉案权利要求包括前述设备对应的产品权利要求，以及利用该生产设备生产制造罐式容器的方法权利要求。
本案的被诉侵权人靖江某公司从被诉侵权人南通某公司购得涉案产品后，一直使用该生产设备进行罐式容器生产。
原审法院认为，成都某公司、南通某公司在涉案专利临时保护期内生产、销售被诉侵权产品、靖江某公司购买被诉侵权产品并利用该产品进行生产的行为并未侵害涉案专利权，无需承担停止侵权并赔偿损失的法律责任，但应向专利权人支付专利临时保护期使用费。
后专利权人不服一审判决，提起上诉，并主张：使用专利方法与使用专利产品是不同法律行为，临时保护期内使用专利产品不是授权后使用专利方法的不侵权抗辩事由。产品权利要求是物的权利要求，方法权利要求是活动的权利要求，使用专利方法与使用专利产品属于不同的法律行为。临时保护期抗辩仅能针对专利产品，而不能涵盖专利方法，更不能延及由专利方法直接获得的产品。
二审事实调查部分，二审法院补充认定了，靖江某公司使用被诉侵权产品制造罐式容器，必然会同时实施涉案专利的方法权利要求所限定的技术方案。
二审法院认为，靖江某公司在涉案专利授权公告后继续使用被诉侵权产品及实施专利方法的行为均构成专利侵权行为。具体理由如下：
首先，从发明专利临时保护期制度的设立目的考量。设立发明专利临时保护期制度，目的在于对已授权专利回溯至公开日给予实质性保护，以避免专利申请从公开日到授权公告日的特殊时段内，社会公众任意实施该专利技术方案对专利申请人利益带来的损害。如果认定在专利授权后以生产经营为目的使用临时保护期内制造的实施专利技术方案的产品以及使用专利方法的行为不构成侵权，则相当于创设了类似2008年修正的专利法第六十九条第二项规定的先用权抗辩之不侵权例外，这不仅缺乏明确的法律依据，也违背设置发明专利临时保护期加强专利权保护的制度目的。故除非符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第三款规定的情形，在发明专利临时保护期后以使用、许诺销售、销售临时保护期内实施专利技术方案制造、销售、进口的产品以及使用专利方法的行为，均构成对专利权的侵害。
其次，关于专利侵权解释二第十八条第三款规定的理解。该条规定旨在免除特定情形下，在发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的而实施专利技术方案的行为的侵权责任。该特定情形具体需满足如下两个条件：一是仅适用于产品专利的非制造行为，即仅针对的是使用、许诺销售、销售在发明专利临时保护期内已由他人制造、销售、进口的产品的行为，而不能扩大理解为也包括在专利授权后继续实施专利方法的行为。也就是说，对于方法专利而言，在该方法专利临时保护期因专利获得授权而结束后，他人未经许可为生产经营目的继续使用该方法专利的行为，构成专利侵权。二是临时保护期内制造、销售、进口产品的他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用。限定上述条件的原因主要在于，方法专利具有不同于产品专利的特殊性。当发明专利申请被公开后，社会公众即可获知并实施该处于临时保护期内的技术方案，当该发明系产品发明而非方法发明时，因产品的使用受到产品自然老化、损耗的天然限制，对专利权人所能产生的损失是有限且可控的。但方法发明则不然，使用专利方法行为可无限次反复再现专利技术方案，对专利权人所能产生的损失可能是长期持续且难以计算和控制的，如果允许在方法专利被授权后，未经许可仍可继续使用方法专利，则专利制度“以公开换保护”的目的将实质上无法实现。
最后，基于上述分析，具体到本案而言。靖江某公司在涉案专利临时保护期内，通过支付合理对价从南通某公司处购得由成都某公司制造的被诉侵权产品，在涉案专利公告授权后，未经上诉人许可，为生产经营目的继续使用被诉侵权产品，而制造者成都某公司和销售者南通某公司均未支付或者书面承诺支付临时保护期使用费，作为使用者的靖江某公司此时继续使用被诉侵权产品的行为并不符合专利侵权解释二第十八条第三款所规定的条件，已构成专利侵权。同时，因上诉人主张的涉案专利保护范围既包括产品权利要求，也包括方法权利要求，且该方法权利要求正是专利产品的实际使用方法，也即，产品权利要求和方法权利要求二者存在直接对应关系。靖江某公司使用被诉侵权产品制造罐式容器，必然会同时实施涉案专利的方法权利要求所限定的技术方案，如前文所论，在临时保护期因专利获得授权而结束后，这种为生产经营为目的继续实施专利方法的行为，构成对方法专利的侵害。因此，即便成都某公司和南通某公司已支付或承诺支付临时保护期使用费，靖江某公司在涉案专利授权后，为生产经营目的继续使用实施专利技术方案的被诉侵权产品从而导致继续实施涉案方法专利技术方案的行为，依然构成对涉案专利权的侵害。
此外，靖江某公司还提出先用权抗辩，主张涉案专利的发明人是成都某公司，成都某公司享有先用权。对此二审法院认为，成都某公司虽于2013年、2016年已为专利权人生产过2台封头组对装配机产品，但其生产相关产品所使用的技术并非自己的发明创造或现有技术，而是根据专利权人提供的产品制造图纸及方案进行加工，且双方于2016年签订的《设备采购合同》明确约定设备的知识产权归专利权人所有。本案一、二审审理过程中，成都某公司亦明确放弃其与专利权人在合作中可能取得的技术成果的归属。因此，靖江某公司主张的先用权抗辩不能成立，二审法院不予支持。
综上，在涉案专利授权公告后，靖江某公司未经上诉人许可，为生产经营目的继续使用由成都某公司在发明专利临时保护期内制造、销售，并由南通某公司在临时保护期内销售的被诉侵权产品以及继续使用涉案专利方法，上述行为均已构成对涉案专利权的侵害，依法应当承担相应的侵权责任。上诉人的相关上诉主张成立，二审法院予以支持。原审判决对此认定有误，二审法院依法予以纠正。
此外，靖江某公司提出合法来源抗辩，主张其所使用的被诉侵权产品系通过合法途径以合理价格从南通某公司购得，来源合法，应免于承担赔偿责任。对此本院认为，靖江某公司以合法来源抗辩主张不侵权的主张不能成立。具体理由是：
首先，专利法第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”合法来源抗辩是免除赔偿责任的抗辩，是保护善意第三人制度在专利法中的具体体现。合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、销售者、许诺销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的产品的情形，而不包括使用专利方法的情形。合法来源抗辩并不适用于使用专利方法的行为，不应突破现行法律和司法解释的规定对使用专利方法的侵权行为适用合法来源抗辩。
其次，如前所述，就专利侵权产品而言，合法来源抗辩实质上受到产品物理条件的限制，被诉侵权人并不能永久实施专利技术方案，支持专利侵权产品合法来源抗辩不会过分损害专利权人的利益；而就侵权使用专利方法而言，其原则上不具有上述基于产品物理条件的限制，一旦对侵权使用专利方法的行为适用合法来源抗辩，被诉侵权人将得以永久实施专利技术方案，从而过分损害专利权人的利益。
最后，专利侵权产品合法来源抗辩不能及于以使用专利侵权产品的方式侵权使用专利方法的行为。产品专利和方法专利的保护范围延伸性不同。方法专利的保护范围可以延及依照专利方法直接获得的产品，但产品专利的保护范围仅及于产品本身而不延及以使用专利产品的方式使用的方法。专利侵权产品合法来源抗辩本质上是对专利产品保护范围的限制，在该保护范围本身就不延及以使用专利产品的方式使用的方法的情况下，合法来源抗辩亦不能延及相关侵权使用专利方法的行为。
综上所述，尽管靖江某公司系在涉案专利临时保护期内通过支付合理对价的正常商业行为获得被诉侵权产品，但其在该涉案专利授权公告后，继续使用被诉侵权产品制造罐式容器的行为属于使用专利方法的侵权行为，依法无权主张合法来源抗辩，应当承担赔偿责任。
合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形，原则上不包括使用专利方法的情形。
1.关于本案所给出的专利布局启示
在本案中，涉案专利除了布局保护生产制造设备的产品权利要求之外，还布局了生产制造设备产品的使用方法权利要求、或者说利用该生产制造设备制造相应产品的生产制造方法权利要求。得益于方法权利要求的提前布局，使得即便被诉侵权产品制造、销售和许诺销售的行为发生于发明专利临时保护期内，也不影响专利权人在涉案专利授权后基于方法权利要求禁止他人继续使用被诉侵权产品，实施方法权利要求对应的技术方案进行生产制造。
关于发明专利临时保护期的问题。《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第三款规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。”即解释二第十八条第三款规定，豁免了发明专利临时保护期取得产品的后续使用、许诺销售和销售行为。但是，结合本案的裁判思路来看，当发明专利临时保护期内制造的产品后续的使用行为实施了他人已授权的方法专利时，依然会构成对他人已授权方法专利的侵犯，故在与专利权人方法专利相冲突的情形下，无法基于发明专利临时保护期内取得的产品获得使用上的豁免。
关于合法来源的适用限制。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条还规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”然而，在本案中由于涉案产品的使用行为还涉及对涉案专利方法权利要求的侵害，涉案产品的使用者亦是专利法意义上实施方法专利技术方案的制造者，因此作为制造者天然亦不具有合法来源抗辩主体资格。
基于本案的裁判思路，笔者认为，当在布局生产制造设备产品技术方案时，应当考虑将利用生产制造设备进行衍生产品制造的方法权利要求进行布局，进而保证即便生产设备产品在发明专利临时保护期内被制造出来，在方法专利授权后亦能够禁止被诉侵权人继续使用或者实施被保护的方法专利技术方案，避免被诉侵权人基于发明专利临时保护期获得生产设备的合法使用权而持续生产制造下游产品，挤占专利权人及其专利授权对象的市场空间。
2. 关于停止侵权的思考
笔者还留意到，在最高人民法院指导案例20号中，涉案产品亦涉及发明专利临时保护期的问题，该案的裁判要点是：“在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。也即是说发明专利临时保护期内获得的产品，后续使用者可以合法使用不构成侵权，亦无需承担停止侵权责任。
而在（2021）最高法知民终434号案中由于涉案产品所使用的生产制造方法侵害了涉案专利的方法权利要求，进而被要求停止侵权。涉案产品设备价值为105万元人民币，同时自2019年4月30日至2019年12月31日期间被诉侵权人至少生产制造了713个产品，法院认定侵权获利将近有490余万元。可见，在本案中涉案产品本身市场价值较高，同时涉案产品的使用能够产生较大的市场效益。相比于指导案例20号所提出的发明专利临时保护期内获得的产品后续可以继续合法使用，同样是涉及发明专利临时保护期内获得的产品，本案的被诉侵权人停止侵权的成本极高。
由此引发了笔者的思考，即在涉案产品能够获得一定的生产效益的情况下，直接禁止合法购得涉案产品的使用者继续使用该生产制造设备的禁令是否过于严苛，停止侵权的承担是否超过了继续实施涉案专利制造方法给专利权人带来的损失？是否有其他更加合理的侵权责任承担方式？
为此，笔者查阅了相关的论文资料，了解到无锡市中级人民法院李骏法官亦有同样的思考。
在李骏法官的期刊论文“专利侵权中判令停止侵权的限制”中提到，在我国，判令停止侵权是对我国专利侵权赔偿额偏低的弥补，但是这种“一刀切”的做法也存在一定的弊端。
例如，在某案中被诉侵权人B公司是某生产制造设备的使用者，从他人处以合理对价合法购得涉案产品，并投入生产。在该案件中，B公司主张厂内生产经营完全依赖于该设备，若停止使用其只能停产，损失将无法估量，请求法院合理判决。根据法院侵权案件的一般做法，通常B公司可以就涉案产品提出合法来源抗辩，免于承担侵权赔偿责任，但是作为被诉侵权产品的使用者，而且具有一定的生产制造属性，通常法院还是会判令要求B公司停止侵权。而这又必然导致B公司面临停产的窘境。故李骏法官提出了“是否需要对专利侵权中停止侵权这一常见救济方式给予限制”的问题。
关于国外的停止侵权救济适用规则，在2006年5月美国联邦最高法院在eBay案中，该案的判决意见认为该案适用禁令规则不合理，重新确立了传统禁令适用的“四要素检验标准”，即（1）原告遭受了不可弥补的损害；（2）法律所提供的救济方法，如损害赔偿，无法弥补其所受损害；（3）在衡量原告与被告所遭受的困境之下，衡平法上的救济是适当的；（4）公共利益不会因禁令的发布而遭受损害。英国亦有相类似的停止侵权禁令限制。
李骏法官认为，在英、美等国的司法实践中，下列情况下的专利权领域内可不适用判令停止侵权、颁发永久性禁令：1.基于重大公共利益考虑，如涉及公众生命权、健康权等重大权益；2.基于当事人双方利益权衡的考虑，对权利人因侵权遭受的损失和侵权人因禁令遭受的损害进行权衡，鼓励科技创新；3.基于反垄断考虑，对于涉及专利的垄断性质的协议，法院可以通过确定支付合理许可费的方式判决强制许可，进而拒绝发布永久性禁令。
结合我国法律立法沿革，在国务院法制办的《中华人民共和国专利法（修改稿）》（2008年2月28日）曾试图在第75条中增加“专利权人请求人民法院或者管理专利工作的部门责令停止侵犯其专利权的行为，如果侵权人停止实施相关专利会损害社会公共利益的，人民法院或者管理专利工作的部门可以不责令侵权人停止实施行为，侵权人可以继续实施相关专利，但应当支付合理费用。”但是在后来颁布的《专利法》中删除了该条内容。可见，在我国立法层面已经意识到了侵权诉讼案件中“停止侵权”禁令的适用可能出现或引发一些问题，需要探索适合我国国情的适当限制方式，只是目前对于这方面的施行规则还亟待探索，存在一些问题需要法律工作者去研究和论证，相关条件尚不成熟。
针对前述停止侵权可能存在的问题，以下内容仅为笔者观点讨论，具体应以现行法律法规为准。对于这种司法窘境，笔者认为，诉讼的本质在于定纷止争，司法的作用在于维护社会公平正义。在制止侵权行为时也应当对侵权救济可能引起的影响加以考量，特别是侵权行为人不具有明显主观恶意，并且相关侵权救济行为可能对被诉侵权人造成重大影响，甚至关乎被诉侵权人存续问题的情况下，应当在救济方式上给予一定限度的变通，适当限制停止侵权这种救济方式的适用。例如，当涉及生产制造设备的使用者不存在主观侵权恶意、生产制造设备亦是通过合法渠道购得、且该生产制造设备的使用者又极度依赖该生产制造设备从事生产经营活动时，可以考量通过判令要求被诉侵权人支付合理使用许可费用的方式，弥补后续使用者继续使用涉案产品给专利权人带来的损失，而不是“一刀切”式地要求被诉侵权人停止侵权，进而实现在填平专利权人损失的同时，维持涉案产品使用者的存续，避免由于侵权救济引发后续更多新的矛盾、纠纷和不公。笔者认为，关于“停止侵权”的适用限制问题是一个值得研究和探索的课题，在某些特定场景下被诉侵权人停止侵权的损害大于专利权人侵权损失的情况下，通过“许可使用费”代替“停止侵权”禁令，这种做法符合《民法典》关于“损失填平原则”和“公平原则”的规定，又符合《专利法》鼓励发明创造应用的立法目的，值得法律工作者对该课题进行进一步的深入研究，以期在未来进一步健全停止侵权救济的适用规则制度。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2021）最高法知民终434号民事判决书
文章属性：原创
参考文献：[1]李骏.专利侵权中判令停止侵权的限制[J].江南论坛,2015(01):18-20.
实务小知识：关于临时保护期
1、临时保护期：发明专利采“早期公开、延迟审查”制，专利申请公布日与授权公告日之间的临时保护期。
2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年3月21日，法释〔2016〕1号）第十八条
权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。
发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。
3、临时保护期使用费纠纷被法院支持的条件：
（1）涉案专利为发明专利，发起诉讼时，涉案专利已经获得授权；
（2）采用的技术方案应当既落入公布文本的专利权保护范围，又落入授权文本的专利权保护范围。