本案是一起侵害实用新型专利权纠纷案，案号是（2020）最高法知民终1568号。涉案专利名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”。各方当事人对于被诉侵权产品与涉案专利的侵权比对部分分歧不大，各方争议焦点在于被诉侵权人所提出的先用权抗辩以及现有技术抗辩是否成立。
2018年2月5日，专利权人向国家知识产权局申请了涉案专利，并于2018年9月4日获得授权。
原审法院查明事实如下，在被诉侵权人与专利权人签订的《采购合同》项下，双方就涉案专利手柄技术方案进行了详细论证。2017年11月7日和10日，双方在工作微信群中先后发送了儿童推车的效果设计图和产品实物图，该图片已清楚揭示了被诉侵权技术方案。随后，被诉侵权人先后三次向专利权人交付了儿童推车产品。原审法院据此认定被诉侵权人向专利权人交付了使用被诉侵权技术方案的产品。
本案中，被诉侵权人对于不侵权抗辩的主要理由是被诉侵权产品使用的是现有技术，具体包括两项：一是被诉侵权人在须知网公开的文章及图片导致被诉侵权技术方案为公众所知；二是被诉侵权人将涉案儿童推车租赁设备交付承运导致被诉侵权技术方案为公众所知。
1. 关于被诉侵权人在须知网公开的文章及图片是否导致被诉侵权技术方案为公众所知
二审法院认为，现有技术抗辩制度一方面可以防止社会公众遭受不当授权的专利权人提出的侵权诉讼的侵扰，在无效宣告行政程序之外提供更为便捷的救济措施；另一方面，其也为善意使用现有技术的社会公众提供一种稳定的合理预期，可以对自身行为进行合理预测和评价。就前者而言，不当授权的专利显然不应获得法律保护，社会公众可以自由使用该项技术。对后者而言，不论被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围，只要行为人使用的是现有技术，即可以合法使用。因此一般情况下，只要是属于申请日以前在国内外为公众所知的技术（包括但不限于通过公开出版、公开使用方式公开的技术），均可以作为被诉侵权人提出现有技术抗辩的依据。
但是，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，同时不得违反法律和公序良俗，这是民法的基本原则。作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使也应遵循上述民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方，任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术，系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使得被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。
本案中，根据专利权人与被诉侵权人于2017年10月27日签订的《采购合同》的约定，专利权人采购的儿童推车租赁设备及相关设计的专利权属于专利权人，且被诉侵权人对儿童推车租赁设备的知识产权、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。据此，被诉侵权人在须知网公开文章及图片的行为属于违反合同保密义务的披露行为。被诉侵权人未经专利权人同意而公开涉案专利技术方案，违反合同义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。被诉侵权人二审提交的相关反证不能用于支持其所主张的现有技术抗辩，二审法院对此不予支持。
2. 关于被诉侵权人将涉案儿童推车租赁设备交付承运是否导致被诉侵权技术方案为公众所知
二审法院认为，根据“谁主张谁举证”的原则，被诉侵权人主张其交付承运的产品使得被诉侵权技术方案公开，其就应当对交付承运导致被诉侵权技术方案为公众所知的状态承担举证责任。但是本案中，被诉侵权人没有证据证明其交付承运的产品处于公众想获知就能够获知其技术内容的状态。
首先，被诉侵权人作为寄件人，并未提交证据证明涉案产品交付承运时处于何种包装状态，即没有证据证明其交付承运的产品未经密封包装而处于随时可见的状态；亦未证明儿童手推车类产品在交付承运时通常采用不包装或者透明材料包装的方式。故原审法院以专利权人无证据表明其要求被诉侵权人对运输中产品采取保密措施而推定相关产品处于公开状态，既不符合民事举证规则，也缺乏合理性。
其次，即使被诉侵权人交付承运的产品未经密封包装，也不能就此认为其处于公众想获知就能够获知其技术内容的状态。一般而言，产品只有进入市场销售环节，才可以推定为公众所知。运输、仓储等过程一般相对封闭，在运输、仓储等过程中，产品并不处于公众可以自由接触或观察的状态，并非公众想获知就能够获知。而负责运输、仓储的人员，即使对于交付运输、仓储的产品有所接触、甚至对所涉产品的技术方案有一定了解，因其对产品负有法定或者约定的保管、看护义务，也不能认定其属于专利法上的公众，除非有相反证据证明在这一过程中，存在着针对不特定人员的对外展示、宣传等公开产品及其技术内容的事实。本案中，被诉侵权人提供的证据不能证明在承运过程中，承运人员存在针对不特定人员的对外展示、宣传等披露产品及其技术内容的行为，进而使得涉案产品及其技术内容处于公众想获知就能够获知的状态。
因此，被诉侵权人将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知，原审法院关于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而导致被诉侵权技术方案被公开的认定有所不当，二审法院予以纠正。
综上，被诉侵权人主张的两项现有技术抗辩均不能成立，专利权人的相关上诉主张成立，二审法院予以支持。
1. 任何人不得从违法行为中获益。被诉侵权人或者其授意的第三人违反明示或者默示的保密义务公开专利技术方案，被诉侵权人依据该非法公开的事实状态主张现有技术抗辩的，人民法院不予支持。
2. 一般而言，产品只有进入市场销售环节，才可以推定为公众所知。运输、仓储等过程一般相对封闭，在运输、仓储等过程中，产品并不处于公众可以自由接触或观察的状态，并非公众想获知就能够获知。而负责运输、仓储的人员，即使对于交付运输、仓储的产品有所接触、甚至对所涉产品的技术方案有一定了解，因其对产品负有法定或者约定的保管、看护义务，也不能认定其属于专利法上的公众，除非有相反证据证明在这一过程中，存在着针对不特定人员的对外展示、宣传等公开产品及其技术内容的事实。
参考本文的裁判要旨，可知被诉侵权人所主张的现有技术抗辩之所以被二审法院驳回，其主要原因是被诉侵权人违背了与专利权人的保密约定，违约公开了被诉侵权人具有所有权的技术方案。也因此使自己陷入了相对劣势的地位。
《专利法》第二十四条规定，“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：……（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”在本案中，在专利权人与被诉侵权人有保密条款约定的情形下，被诉侵权人违背专利权人意愿违约公开专利权人的技术方案的情形，是符合《专利法》规定的不丧失新颖性六个月期限的情形的。因此，作为被诉侵权人违约公开技术内容，从专利新颖性评价的角度是不能够作为现有技术的。笔者认为，本案的判决符合专利法第二十四条的立法精神，当所谓的“现有技术”是符合“未经申请人同意而泄露”的情况下，从新颖性评价的角度而言，专利法并不支持这样的证据作为现有技术，在诉讼程序中当然也不能够用作现有技术抗辩使用。
同时，笔者留意到一个相反的案例，在赵千喜法官的期刊论文“定牌加工中产品外观设计的保护”提到一个案例，该案例中境外委托人委托境内加工方加工某一外观设计产品，双方在委托加工过程中并未约定知识产权归属，也没有约定保密条款。后续，委托人在我国申请了外观设计专利，并且就加工方后续未经许可制造、销售以及许诺销售的行为指控加工方侵害其专利权。对此，赵千喜法官在相应的裁判要旨中指出：“境外委托人在未在我国开展专利保护的情况下即委托境内企业进行产品的代工生产，而该境内受托企业又转托第三方生产时，基于产品外观易为人直接感知且难以保密的特性，除非境外委托人及其境内受托人在相关委托过程中提出明示的保密要求，接受转委托的第三方对产品外观并不负有保密义务。委托人此后再就产品外观取得专利授权并指控他人侵权的，被控侵权人可以产品设计为不相关的第三方知悉而主张现有设计抗辩”。即赵千喜法官认为，代工企业对产品外观不负默示保密义务，在产品已进入批量生产时应初步推定其外观已为公众所知。面对被诉侵权人的现有技术抗辩，境外委托人可以就委托他人代工生产并不代表产品设计为社会公众所知进行举证。并且，境外委托人如欲对产品外观进行保护，应在提交专利申请前采取积极的保密措施。
这个相反的案例也提示企业在专利申请前期的研发阶段，应当注意商业秘密、技术秘密的保护。在合同中应当约定知识产权归属和保密条款，明确各方的保密义务，要主动避免技术秘密和商业秘密泄露。同时，对于自己不加以保密措施的在先公开行为，若主张不构成现有技术，需要证明不为不特定第三人所知悉，这个举证难度相对较高，并且如果代工厂出现了转委托加工的情形，此项举证将更加难以实现。
执笔人：李立润，陈亚萍
责编负责人：陈亚萍，成员：李立润
案例来源：（2020）最高法知民终1568号民事判决书
文章属性：原创
参考文献：[1]赵千喜. 定牌加工中产品外观设计的保护[N]. 中国知识产权报，2016-03-30(009).
实务小知识：关于现有技术抗辩
1、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年3月21日，法释〔2016〕1号）第二十二条 对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
2、《专利法》第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。关于如何确定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，本司法解释从操作性的角度出发，将被诉落入专利权保护范围的技术特征，而非被诉侵权人实施技术的全部技术特征，与一项现有技术的相应技术特征进行对比。如果两者相同或者无实质性差异，则可以认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，从而免除其侵权责任。这样可以节约程序，有利于及时定分止争，保护当事人的合法权益。
3、要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。
参考文献：
[1]最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第15辑，人民法院出版社2010年版，第10～14页。
[2]苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司与南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案（专利+国标的组合，现有技术抗辩成立）